1. 전시회 준비로 바쁜데 IP 이슈까지 신경써야 한다고?
한국 기업, 특히 한국에 본사를 둔 기업이 독일의 전시회를 참가하자면 준비해야 할 것들이 매우 많고, 또 그 과정이 복잡하기도 하다. 한국 본사와 연락을 주고 받으며 까다로운 독일 사람들, 특히 공무원들과도 소통해야 하기 때문이다.
이 까다롭고 번거로운 일들을 해야 하는 와중에 IP 이슈까지 신경 써야 하는가? 정말 그럴 필요가 있을까? 그럴 필요가 있다!
먼저, 전시회는 유사 기술 분야의 제품들이 한 곳에 모여서 전시되는 특성 상 침해 소송을 위한 증거 채집의 기회가 많다. 따라서, 특허나 기타 지적재산권 소유자가 증거 채집이 용이한 전시회를 증거 채집 및 권리 행사의 기회로 삼을 소지가 크다. 독일 기업 중에는 상습적으로 전시회에서 경쟁 기업의 제품들에 대해 가처분을 신청하는 기업들이 있는데, 아시아 기업들이 자주 타겟이 되곤 한다.
나아가, 독일 경쟁 기업이 한국 기업을 상대로 권리를 행사하는 경우 전시회 참가 자체가 불발될 수 있으며, 실제 이와 같이 일이 심심치 않게 발생하고 있다.
전시회 참가와 관련, IP 이슈가 중요하다는 것은 필자가 독일에서 변리사로 일하면서 경험한 사례들을 통해 개인적으로 절감한 바이기도 하다. 이하에서 IP 이슈를 잘 준비하지 않았을 때 어떤 일들이 발생할 수 있는지 살펴보기로 하겠다.
먼저, 필자가 대리한 한국 기업의 전시회 관련 사례를 간략히 정리하면 다음과 같다.
• 대상 한국 기업 : 한국의 쇼핑 카트 제조 회사 (이하 „S사“로 지칭)
• 참가 전시회: „EUROSHOP“. 뒤셀도르프에서 3년에 한번씩 열리는 전시회
• 독일 경쟁사의 전시회 참가 저지 시도들
1) EUROSHOP 2008
전시 예정이던 일부 제품에 대해 독일 경쟁사가 특허 침해 금지 가처분 신청
일부 제품 전시 못함
2) EUROSHOP 2011
독일 세관에서 전시 예정이던 물품 압류,
전시회 개최 이전에 부스 전체 철거
한국 S사는2008년, 2011년의 경험들, 특히 2011년에 전시회 참가 자체가 저지된 경험을 통해 전시회 참가 전에 IP 이슈에 대비해 두어야 한다는 것을 배우게 되었다.
3년 후 EUROSHOP 2014참가를 목전에 두게 된 S사는 필자가 소속된 로펌에 독일 경쟁사를 저지할 수 있는 대책을 의뢰해 왔다.
S사가 독일 경쟁사의 참가 저지 시도들에 대비하여 고려해야 할 것들, 취할 수 있는 법적 대응 조치들은 무엇이 있을지, 실제 사례에서 이 조치들이 어떻게 적용되었는지 이하에서 살펴보기로 한다.
2. 대응 전략
• 가처분에 대한 대응 전략
1) 가처분
Peter Lee 변호사님이 지난 호에서 이에 관한 내용을 이미 잘 정리해 주셨으므로, 자세한 내용의 기술은 생략한다.
2) 가처분에 대한 대응책: 방어 서면
IP 권리 특정
먼저, 문제의 소지가 될 수 있는 IP 권리를 특정하고, 이 권리를 침해하지 않았다는 근거가 있는가를 살펴야 한다.
독일 내 주요 경쟁사, 가처분 신청을 자주하는 독일 기업을 특정하고 유사한 특허나 상표가 있는지를 검토하여, 문제가 될 수 있는 권리를 특정하여야 한다.
항목 1에서 언급한 S사의 경우, 2008년과 2011년에 가처분을 신청한 독일 기업이 문제의 소지가 있는 기업이며, 이 기업의 IP 권리 중 가처분의 근거가 되었던 특허가 대상 권리가 된다.
가처분 관할 법원 (전시회 법원 또는 진입 시장 법원)에 방어 서면이 제출될 수 있다.
타이밍이 중요!!
방어 서면을 미리 준비하여 전시회 이전에 제출하여야 한다. 전시회에서의 가처분의 경우, 당사자 일방 (ex parte), 즉 상대 당사자 의견을 듣지 않고 결정이 내려질 수 있기 때문에 이 결정이 내려지기 전에 방어의 기회를 갖는 것이 중요하기 때문이다.
방어 서면의 내용
가처분 신청 기각 신청 및 그에 대한 상세한 이유
방어 서면의 청구
가처분 신청을 기각하라는 요청
대안으로, 구두 심리 없이 가처분 신청에 대해 결정하지 말라는 요청
방어 서면이 제 시간에, 즉 가처분 신청 전에 제출되면 언제나 판사에 의해 고려되며, 특허 (또는 기타 IP 권리)가 침해되지 않았다거나 이 권리가 무효라는 사실에 대해 판사가 심증을 가지면 충분하다.
판사는 증거를 채택할 수 없으며, 서술된 진술만이 고려된다.
3) 가처분 신청이 받아들여지면 무엇을 할 수 있는가?
반대 논거들이 있는지 조사하여 있는 경우 즉시 이의를 제기해야 하며 이 때 이의 제기를 위해서는 변호사가 필요하다. 변호사가 법원에 연락하여 즉각(가능하면 다음날) 심리하도록 해야 하기 때문이다.
왜 가처분이 무효화 되어야 하는지에 대한 강한 논거가 판사에게 제출되어야 한다.
만일 반대 논리가 복잡한 증거 (예컨대 전문가 의견)에 의해서만 제공될 수 있거나 무효 소송이 필요하다면, 추가 절차가 진행되어야 한다.
4) 가처분에 대하여 아무런 조치를 취하지 않는 경우의 위험
가처분에 대하여 아무런 조치를 취하지 않는 경우, 가처분이 다음 번 전시회까지 유효할 수 있다.
나아가, 상대방이 가처분에 기한 조치를 취할 수 있으며, 이에 더하여 법원에 벌금을 신청할 수 있다 (250,000 EUR 까지의 벌금 또는 6개월까지의 구금)
국경 압류에 대한 대응 전략
1) 국경 압류
국경에서 세관의 제품 압류는EU-규정에 의거하는데, 비 EU 국가로부터의 제품이 대상이 되며, EU내의 IP 권리만 적용된다.
지적재산권 침해라는 의심만으로 충분한데, 법원에 의한 가처분을 위해서는, 침해의 가능성이 필요하다는 점에서 상이하다.
세관에 요청해야 하는데, 온 라인으로도 가능하다.
압류 후, 국경 압류 신청인은 침해라는 사실이 10 근무일 안에 확인되어야 함을 통보 받으며, 침해자로부터 침해품을 파기할 것이라는 승인서를 받아야 한다. (답변 미제출은 수용으로 간주됨)
2019년의 국경 압류
2) 국경 압류에 대한 대응책
방어 서면이 세관에 제출될 수 있다– 단 해당 제품이 EU에 도착하기 전에 이루어져야 한다!
만일 상대방이 최종 선언 (clarification) 없이 미리 세관 압류를 신청한 경우– 이를 세관에 알려야 한다.
대응이 성공하면 압류에 대한 가처분 획득이 가능하다.
세관 압류에 대한 대응 전략
1) 세관 압류
세관은 국경에서만 일하는 것이 아니라, 전시회장에서 직접, 즉 제품이 시장에 나오는 현장에서도 활동한다.
S사의 2011년 세관 압류가 이 경우에 해당한다.
만일 제품이 국경 (즉, 항구나 공항에서) 세관에 의해 처리되지 않았다면, 세관 압류가 이루어질 수 있는데, 이 때 국경 압류와 동일한 EU 규정이 적용된다.
2) 세관 압류에 대한 대응책
전시회 전에는 세관에 방어 서면을 제출할 수 있다. 세관이 반드시 방어 서면을 보아야만 하는 것은 아니나, 통상 제출된 방어 서면을 고려한다.
전시회 중에는 변리사와 연락하여 형사 조치에 대한 가처분을 획득하도록 한다.
형사 조치에 대한 대응 전략
1) 형사적 조치들
고의적으로 행해진 지적 재산권 침해 행위는 형사적 처벌이 가능한데, 이를 위해 검사 또는 경찰에 형사 고소를 요한다.
형사 고소가 이루어지면 검찰의 보조 직원인 세관 공무원에 의해 전시회장에서 형사적 조치들이 법적으로 집행된다.
검찰은 증거로서 한 개의 제품만을 필요로 하기 때문에 부스 제거는 없다.
2) 형사적 조치들에 대한 대응책
전시회 전에는 검찰 및 지방 법원에 방어 서면을 제출할 수 있다.
전시회 중에는 변리사와 연락하여 법원 결정을 면밀히 조사하여야 한다. 형사 조치에 대한 가처분을 획득하도록 한다.
다음호에서는 위에 소개한 대응안들이 실제로 어떻게 적용 되었는지 성공사례를 통해서 알아보자.
남 경순 (한국 변리사, 유럽 변리사, 기계 공학 석사, 법학 석사), 베를린 거주
연락처 www.berlin-patent.net / nam@berlin-patent.net
교포신문사는 유럽 및 독일에 거주.생활하시는 한인분들과 현지에 진출하여 경제활동을 하시는 한인 사업가들을 위해 지식재산 전문단체인 “유럽 한인 지식재산 전문가 협회” [KIPEU, Korean IP (Intellectual Property) Professionals in Europe, 회장 김병학 박사, kim.bhak@gmail.com] 의 지식재산 상식을 격주로 연재한다. 연재의 각 기사는 협회 회원들이 집필한다.
KIPEU는 지식재산 분야에서 한국과 유럽의 교류 및 협력 증진을 도모하는 것을 목적으로 하는 공익단체로서, 유럽내 IP로펌 또는 기업 IP 부서에서 활동하는 한인 변호사/변리사 등의 지식재산 전문가들로 구성된 협회이다.
1185호 16-17면, 2020년 9월 4일