IP 전문가 협회 KIPEU 의 지식재산 상식 (19)
국제출원 (PCT- Patent Cooperation Treaty) (2): 활용

유럽 특허청 (European Patent Office, EPO)

지난 회에 개략적으로 특허 제도 탄생, 파리 조약, 및 PCT 제도에 대해서 설명을 드렸는데, 본 회에서는 구체적으로 어떤 식으로 PCT 출원 절차를 활용할 수 있는지에 대하여 핵심적인 내용 위주로 설명을 드리도록 하겠습니다.

개인 또는 기업의 종업원 등이 발명을 완성하게 되면 이 발명에 대한 특허출원을 진행하게 됩니다.

보통은 개인 또는 기업이 체재하는 국가의 특허청에 출원을 하여 특허 심사를 받게 되겠습니다. 한국 출원인이라면 한국 특허청에, 독일이라면 독일 특허청이나 유럽 특허청에 당해 발명의 제 1 출원을 진행하시면 되고, 기타 다른 유럽국가의 거주자라면 해당 국가의 법령에 따라 해당 국가의 특허청 또는 유럽 특허청에 출원을 진행하실 수도 있습니다. 이러한 제 1 출원은 개별국가출원 또는 유럽 특허청 출원이 되겠습니다. 참고로, 유럽에서만 특허권을 확보하고자 하시면 유럽 특허청 (European Patent Office, EPO) 에 출원을 진행하시어 심사 및 등록을 받으시고, 등록 후 유럽 특허 조약 (European patent convention, EPC) 에 가입된 38개 국가에 선택하여 당해 특허를 진입하실 수도 있습니다. 유럽 특허청(EPO) 과 유럽 특허출원에 대한 설명은 다음호부터 더 자세히 살펴볼 것입니다.

출원인은 위 한국, 독일, 개별 유럽국가, 또는 유럽 특허청에 출원된 특허출원에 대하여 우선권을 주장하면서 1년 이내에 PCT출원을 진행하실 수 있습니다. 유럽 이외에 미국, 중국, 일본, 한국 등을 포함한 PCT출원조약가입국에서 특허출원을 진행하실 필요가 있으시면, PCT출원을 고려하실 수 있습니다.

다만, PCT 조약이 탄생하면서 파리조약이 폐기된 것이 아니고, PCT 조약은 파리조약에 기반하여 그 위에 얹혀진 하나의 조약이라고 보시면 되겠습니다. 따라서 PCT출원뿐만 아니라, 제1국 출원 이후 1 년 이내에 유럽을 제외한 제 3 국에 제 1국 출원에 파리 조약우선권을 주장하시어 특허출원을 진행하실 수 있습니다.

관련 발명에 대하여 특정 비유럽 국가에서 사업 진행이 확정되어 조속히 권리를 받으실 필요가 있고, 당해 기술 분야의 기술 트렌드 변화가 매우 빨라 추후 등록 특허가 쓸모없게 될 가능성 등이 있는 경우라면, PCT 출원 대신에 파리조약 우선권을 주장하시어 개별국가로 신속히 진입하여 심사 등록 받으실 실익이 있습니다. 국가별로 신속하게 출원을 심사해 주는 제도가 대부분 존재합니다.

제약분야와 같이 특허출원 건수는 적으나 개별 특허권의 잠재적 가치가 매우 높은 경우, 다국적 제약사는 거의 대부분의 국가에 출원을 진행하게 되는데 파리조약 우선권을 주장하여 1 년 안에 모든 국가에 진입하게 되면, 비용적인 측면에서 낭비가 생길 수 있습니다.

제약분야의 신약개발에서는 특정 후보물질을 찾아내어 일단 특허 출원하고 해당 물질의 약효성 및 독성 등에 대한 테스트를 거치고, 개별국가에 들어가 수년간의 임상시험을 거친 후 이를 모두 통과한 물질 등만이 약품으로 판매할 수 있습니다. 그 중에 버려지는 물질도 많습니다.

특허권의 속지주의 성격 상 특정 국가에 출원된 특허는 해당 국가 언어로 출원되거나 또는 번역이 되어야 하여 이는 모두 비용이 되는데, PCT 출원을 통하여 31 개월의 시간을 벌게 되면 그 기간 동안 많은 후보물질을 검증하고 폐기가 가능하므로, 추후 들어갈 비용을 절감할 수 있게 됩니다.

일반적으로 개별 특허의 값어치의 크기가 제약, 화학, 기계, 전기전자, 이동통신분야 순으로 감소하는 것으로 봅니다. 물론, 통신분야라고 하더라도 획기적인 원천기술을 발명하여 이에 대하여 특허를 받는다면 그 경제적 가치가 높을 수가 있겠습니다만, 일반적으로 통신 분야에서는 하나의 기술 또는 단말기 등을 커버하는 수없이 많은 특허가 존재하게 되며, 통상적으로 특허 라이센싱 협상 등은 수십 수백 개의 특허를 패키지로 묶어 진행되게 됩니다.

제약분야의 특허를 원자폭탄에 비교하자면, 통신분야 특허 하나는 장총의 총알 등으로 비유할 수도 있을 것 같습니다. 원자폭탄 하나를 만들 때에는 비용을 아낌없이 투자하여 불량을 제거해야겠으나, 수억 개의 총알을 만들 때에는 이들 중 일부가 불발탄일 수도 있다는 점을 고려하여 특허출원에 대한 전반적인 비용 관리도 함께 진행되는 것 같습니다. PCT 출원 또는 파리조약우선권 직접 출원 중에 한 가지를 선택하실 때, 기술분야, 트렌드, 잠재적 침해자, 특허권 등록 국가의 사법제도, 비용 등을 측면을 모두 고려하시어 의사결정을 하시는 것이 바람직할 것입니다.


고재상

고재상 변리사 (한국 변리사, 유럽변리사)
소속 : Eurattorneys EEIG (M. Zardi & Co)
사무소 : 스위스 루가노 소재, 스위스 루가노 거주
이메일 : go@eurattorneys.com


교포신문사는 유럽 및 독일에 거주.생활하시는 한인분들과 현지에 진출하여 경제활동을 하시는 한인 사업가들을 위해 지식재산 전문단체인 “유럽 한인 지식재산 전문가 협회” [KIPEU, Korean IP (Intellectual Property) Professionals in Europe, 회장 김병학 박사, kim.bhak@gmail.com] 의 지식재산 상식을 격주로 연재한다. 연재의 각 기사는 협회 회원들이 집필한다.

KIPEU는 지식재산 분야에서 한국과 유럽의 교류 및 협력 증진을 도모하는 것을 목적으로 하는 공익단체로서, 유럽내 IP로펌 또는 기업 IP 부서에서 활동하는 한인 변호사/변리사 등의 지식재산 전문가들로 구성된 협회이다.

2020년 10월 16일, 1191호 16면

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