IP 전문가 협회 KIPEU 의 지식재산 상식 (24)

영국의 EU 탈퇴가 지식재산권에 미치는 영향

2020년 12월 31일 자정에 “전환기간(transition period)”이 만료되면서, 2021년 1월 1일자로 영국은 유럽연합(European Union, 이하 EU)을 완전히 탈퇴했습니다. 영국의 EU 탈퇴가 지식재산권에 미치는 영향은 지식재산권의 종류에 따라 다릅니다. 특허시스템은 영향을 받지 않는 반면, 상표권과 디자인에 의해 보호를 받는 영국내의 지식재산권은 변화를 겪게 됩니다. 이에 대해 자세히 알아보겠습니다.

특허권

이 칼럼에서 자세히 소개가 되었듯이, 1978년부터 유럽특허조약(European Patent Convention, 이하 EPC) 회원국에 효력을 갖는 유럽특허(European Patent)를 출원하는 것이 가능했습니다. 이는 각국의 특허를 취득하는 대신 유럽특허청(European Patent Organisation, 이하 EPO)을 상대로 유럽특허를 취득할 수 있게 하는 제도입니다. 등록(register)혹은 허여(grant)된 유럽특허는 출원인(applicant) 혹은 소유권자(proprietor)에게 각국의 특허와 동일한 권리를 부여합니다.

따라서, 영국에서의 특허를 이용한 지식재산권 보호는 영국지식재산청(UKIPO)에서 영국특허를 취득하는 방법과 등록된 유럽특허를 영국에 유효화(validate)하는 방법, 두 가지 모두 가능합니다. 두 경우 영국에서 같은 법적 효력을 갖습니다.

EPO는 EU의 기관이 아니고 EPC 역시 EU와 완전히 별개인 회원국 사이의 조약이기 때문에, EU 탈퇴 후에도 영국은 38개의 EPC회원국 중 하나로 남게 됩니다.

EU 국가들은 모두 EPC 회원국이지만, EPC는 EU 국가가 아닌 국가들을 포함합니다. 예를 들어, EU 회원국이 아닌 노르웨이, 스위스, 터키는 오랜 기간 전부터 현재까지 EPC 회원국입니다. EU 탈퇴후 영국 역시 EPC 회원국이지만 EU 국가는 아닌 나라중의 하나가 됩니다. 영국내의 유럽변리사들도 모든 권한에 변함없이 EPO에 대한 모든 업무를 수행하게 됩니다.

따라서, 영국에서의 특허권 취득은 변함없이 EPO를 통해 유럽특허를 등록 후 영국에서 유효화하는 방식으로 가능합니다.

마찬가지로, 계류중(pending)이나 출원 예정인 유럽특허에 대해서도 변하는 사항은 없습니다. 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT)하의 국제특허출원(international patent application)을 통해 유럽특허를 지정(designate)하는 경우 역시 변하는 사항은 없습니다.

단일한 유럽특허를 EPO를 통해 취득할 수는 있지만, 특허권의 시행을 위해서는 등록된 유럽특허를 시행을 원하는 각국에 유효화(validate)해야 합니다. 그런 의미에서는 유럽특허는 아직 상표권나 디자인에 구현된 단일성(unitary character)을 갖고 있지 않습니다.

상표나 디자인과 같은 단일성을 특허에 구현하는 단일특허시스템(Unitary Patent System)이 오랫동안 논의되어왔습니다. 단일특허시스템은 특허 소유권자들에게 EU 국가 대부분에 유효한 단일특허(Unitary Patent)를 출원할 수 있게 하는 시스템입니다.

단일특허시스템하의 통합특허법원(Unitary Patent Court)은 EU 회원국들 사이에 통합특허법원 협정(Unified Patent Court Agreement)이라는 국제조약을 통해 설립된, EU지역의 특허분쟁에 대한 재판을 하고 판결을 내릴 수 있는 법원입니다. 통합특허법원은 유럽특허와 새로운 단일특허에 대한 재판을 진행합니다.

하지만 단일특허시스템은 아직 시행되지않았고 통합특허법원 설립에 대한 협약들도 아직 효력을 갖지 않습니다. 현재로서는 이들의 시행 여부가 확실하지 않습니다. 독일 헌법재판소에서 제소가 극복이 되었고 독일 국회 역시 단일특허시스템에 대한 비준을 마쳤지만, 독일 헌법상의 다른 문제가 제기될 것으로 보입니다. 이 사항들의 귀추와 상관없이, 영국은 EU를 탈퇴했기때문에 단일특허시스템이나 통합특허법원에 참여하지 않습니다.

단일특허시스템과 통합특허법원이 발효가 되더라도 이는 현재 시스템을 대체하지는 않고 보완하게 될 것입니다. 기업의 종류나 특성에 따라 각국에 등록된 특허를 선호하게 될지 단일특허를 선호하게 될 지에 대한 판단 후에 결정을 내릴 것입니다. 예를 들어, 제약회사의 경우 단일특허를 통해 EU 지역에서의 특허권을 보호할 경우, 중앙 무효화(central revocation)의 위험이 있기에 각국의 특허등록을 선호할 것으로 보입니다.

상표와 디자인

2021년 1월 1일부터 EU상표권(EU Trade Mark, 이하 EUTM)은 영국에서 효력을 갖지 않습니다. 마찬가지로 유럽등록지역디자인(Registered Community Designs, 이하 RCD)과 “헤이그 조약(Hague Agreement)”하의 국제 디자인 등록(International Design Registration)의 EU 지정(이하 IR(EU))은 영국에서 효력을 갖지 않습니다.

영국의 EU탈퇴가 유럽상표와 디자인에 미치는 영향을 좀더 자세히 살펴보자면, 우선 3가지 상황을 구별하여야 합니다: 1) 작년까지 이미 등록된 유럽상표와 디자인, 2) 작년까지 출원을 하였으나 아직 등록은 안된 유럽상표와 디자인, 그리고 3) 올해부터 출원을 계획중인 유럽상표와 디자인:

1) 영국정부는 EUTM, RCD, IR(EU)에 대해 “동등한 권리(mirroring right)”를 무료로 영국에 생성해주는 조치를 입법하였습니다. 이로 인해서 현재 유효한 등록된 권리들은 계속해서 2021년 1월 1일부터 영국에서 유효하게 유지됩니다. 즉, 기존의 EU상표권의 소유권자는 2021년 1월 1일부터는 자동으로 같은 상표에 2개의 상표권 – EU상표권과 추가된 영국 상표권 – 을 각각 소유하게 됩니다.

다만, 영국상표권은 더 이상 EU상표권에 포함되어 있지 않는 별도의 상표권인 만큼, 앞으로 상표권을 갱신하실 경우, 갱신료도 EU지식재산청과 영국지식재산청에 각각 납부하셔야 됩니다. 물론, 갱신료가 부담되시면, 두개의 상표권 중 하나만 포기하실 수도 있습니다.

2) 동등한 권리에 대한 생성은 계류중인 출원에 대해서는 적용되지 않습니다. 하지만 탈퇴일로부터 9개월이내에 영국에 재출원할 경우 해당 계류 중인 출원과 같은 출원일을 적용받을 수 있습니다. 따라서, 유럽상표나 유럽디자인을 작년까지 출원은 하였지만, 아직 등록은 안된 상태일 경우, 2021년 9월 30일까지 영국지식재산청에 재출원을 신청하셔야 합니다.

3) 2021년1월 1일부터는 새롭게 출원되는 유럽상표나 디자인은 영국에서 아무런 효력을 갖지 않습니다. 따라서, 영국에서도 권리를 보호받기를 원하신다면, 유럽상표나 디자인과 상관없이 별도로 영국지식재산청에 상표 혹은 디자인을 출원하셔야 됩니다.

영국에서의 지식재산권 업무를 위한 송달주소

2021년 1월 1일부터는 영국지식재산청의 특허, 상표, 디자인 출원, 그리고 영국에서 유효화된 유럽특허에 대해 송달 주소(address for service)로 영국내의 주소를 제출해야 합니다. 특허, 상표, 디자인에 대해 영국지식재산청에서 진행되고 있는 쟁의절차에 대해 이의제기나 변론을 하기위해서도 영국내의 송달주소가 필요합니다. 이는 European Economic Area (EEA)내의 주소를 송달주소로 사용할 수 있게 하던 이전 입장으로부터의 변화입니다.

맺는말

영국의 EU 탈퇴 이후에도 현재 영국에서 유효한 지식재산권은 계속해서 보호를 받게 됩니다. 특허시스템에 변화가 없고, 기존 상표와 디자인에 대해 영국이 동등한 권리를 생성해 주기 때문에, 새로운 상표와 디자인은 직접 영국지식재산청에 출원이 필수란 점을 주의하면, 영국과 EU에 모두 진출해 있는 법률사무소들의 경우에는 업무에 큰 변화가 없을 것으로 보입니다.

이번 글에선 특허, 상표, 그리고 디자인등 다양한 지식재산권의 종류들을 영국의 EU탈퇴와 관련하여 알아보았습니다. 특허에 대한 기본적인 설명과 이와 관련된 상식은 지난 연재에 다루었습니다. 따라서 다음호부터는 상표와 디자인에 대한 기본상식과 EU상표권과 디자인권 취득을 위한 절차들을 차례대로 살펴보도록 하겠습니다.