IP 전문가 협회 KIPEU 의 지식재산 상식 (29)

유럽연합 지식재산청 EUIPO (4): EU상표 출원에 대한 이의 신청 사유

지난 편에서 유럽연합 상표 출원 및 등록 절차를 소개하였다. 절차과정 중 출원상표에 대한 제3자의 이의 신청이 가능하다고 설명하였다. 이번 호에서는 이의신청을 뒷받침할 수 있는 근거로 어떠한 사유들이 인정되는지 알아보자.

출원상표에 대한 이의 신청 사유

유럽연합상표를 출원해 등록을 무사히 마치기까지 평균적으로 약 7~8개월이 걸리며, 소위 말하는 고속 심사(Fast-Track) 절차를 통하면 순조로운 경우 약 4개월 반 후에 상표를 등록할 수 있다. 이렇게 오랜 시간이 소요되는 것은 3개월이라는 이의신청기간이 절차의 상당 부분을 차지하기 때문이다. 관련인은 상표가 공고된 날부터 3개월 이내에 공고된 출원상표에 대해 이의를 신청할 수 있는데, 주로 다음 사유 중 하나를 근거로 해 이의신청을 하는 것이 일반적이다.

  1. 출원한 상표가 선등록 상표와 동일하며 출원된 상표의 지정상품 및 서비스가 선등록상표의 지정상품 및 서비스와 동일
  2. 출원한 상표가 선등록 상표와 동일하며 출원된 상표의 지정상품 및 서비스가 선등록상표의 지정상품 및 서비스와 유사 (similiar)해 소비자가 혼동할 우려(likelihood of confusion)가 있음
  3. 출원한 상표가 선등록 상표와 유사하며 출원된 상표의 지정상품 및 서비스가 선등록상표의 지정상품 및 서비스와 동일해 소비자가 혼동할 우려가 있음
  4. 출원한 상표가 선등록 상표와 유사하며 출원된 상표의 지정상품 및 서비스가 선등록상표의 지정상품 및 서비스와 유사해 소비자가 혼동할 우려가 있음
  5. 출원한 상표가 선등록 상표와 동일 또는 유사. 선등록상표가 저명하다고 간주(trademarks with reputation)되면 지정상품이나 서비스의 유사성이나 동일성 여부는 중요하지 않음

결국, 출원상표와 기존 등록상표 사이에 마찰의 여지가 있는지에 대해 조사할 책임이 선상표권자에게 부여되는 셈이다. 상표출원 시 유럽 지식재산청은 위에 언급한 5가지 이의신청사유를 있을 수 있는 상표가 이미 등록되어 있는지까지는 확인하지 않는다.

이의신청을 제기할 수 있는 것은 유럽연합상표의 선상표권자만이 아니라 여느 유럽연합의 (한) 회원국에 등록된 이전 상표의 소유권자도 해당한다.

예: 디자이너인 Stella Kim은 2020년 11월 15일에 화장품에 대한 유럽연합상표 “KosMedika”를 출원했다. 핀란드인 Freja Virtanen은 핀란드 상표 “Kusmitika”의 소유권자인데 이 상표도 역시 화장품이 지정상품이므로 등록에 이의신청을 할 수 있다.

상표권자 외에도 라이선스권자는 라이선스 계약에 따라 이의를 제기할 자격이 있다면 이의신청을 할 수 있다.

이의신청을 제기하면 소위 말하는 정지 효과가 생긴다. 즉, 출원과 관련한 절차가 “일시 멈추게” 된다. 이러한 일시 정지는 이의 신청 절차가 출원인에게 유리하게 돌아간 경우는 물론이지만, 이의신청 관련 당사자 간에 합의로 끝맺음이 지어진다. 이의신청에도 불구하고 또는 이의 절차가 진행됨에도 불구하고 출원상표를 사용하면 선상표권자가 경고, 가처분 및/또는 부작위 청구 소송 등의 조처를 하는 결과를 초래할 수 있다.

출원상표와 선등록 상표의 동일성 및 유사성 검색

2019년에는 유럽 지식재산청(EUIPO)에 약 160,000개의 유럽연합상표가 출원되었고, 이에 대해 약 18,700건의 이의신청이 제기되었다. 즉, 이의가 제기될 확률이 약 11.6%임을 의미한다. 따라서 이의신청 확률을 가늠해보기 위해서는 출원에 앞서 기존 상표와의 동일성 및 유사성에 대한 검색을 선행해야 한다. 그러나 궁극적으로 이러한 검색은 유럽연합상표출원에 임하여 의사 결정을 하는 데 미연이나마 도움이 된다는 의미에서이지 실제 충돌이 일어날지를 예언하지는 못한다.

유사한 선등록상표의 식별과 이와 관련한 이의신청 확률에 관한 예측은 아마도 상표법에서 다루는 문제 중 가장 대답하기 어려운 것 중 하나일 것이다. 종종 검색창을 통해 유사한 상표가 있는지 조사할 때 유사상표가 검색되지 않았는데(문자 그대로 “유사한” 것이 무엇인가?), 실제로 유사한 상표로부터 이의신청이 제기되는 경우가 있다. 그와는 반대로 조사했더니 상당수 유사한 기존 상표가 검색되었는데도 이의신청이 제기되지 않을 수도 있다. 선상표권자가 “도전장”을 받았다는 느낌을 받아 출원상표에 대한 이의신청을 할지는 결국 실제 출원을 통해 “테스트”할 수밖에 없다. 원칙적으로 특정 상품군에 대한 상표 출원은 다른 것에 비해 이의신청이 일어날 확률이 높은 경우가 있다. 예를 들자면, 25군에는 실제로 사용되는 등록상표의 밀도가 높기 때문에, 다른 상품군을 지정상품으로 하는 상표권자에 비해 이 상품군의 선상표권자는 상대적으로 받는 심리적 “압박감”이 커서 쉽게 이의신청을 하는 경향이 있다.

선상표권자가 일단 이의신청을 결정하였다면, 이의신청을 출원상표가 공고된 날부터 3개월 이내에 유럽 지식재산청에 제기하여야 된다고 앞서 언급하였다. 다음 편에서 이의신청과 절차의 진행을 자세히 다루어 보자.

Rechtsanwalt Peter Lee, LL.M.,
지식재산권 전문 변호사, 지식재산권법 석사, 독일 뒤셀도르프 거주
변호사 사무소: 독일 뒤셀도르프 소재
연락처: lee@rhein-anwalt.com


교포신문사는 유럽 및 독일에 거주생활하시는 한인분들과 현지에 진출하여 경제활동을 하시는 한인 사업가들을 위해 지식재산 전문단체인 “유럽 한인 지식재산 전문가 협회” [KIPEU, Korean IP (Intellectual Property) Professionals in Europe, 회장 김병학 박사, kim.bhak@gmail.com] 의 지식재산 상식을 격주로 연재한다. 연재의 각 기사는 협회 회원들이 집필한다.
KIPEU는 지식재산 분야에서 한국과 유럽의 교류 및 협력 증진을 도모하는 것을 목적으로 하는 공익단체로서, 유럽내 IP로펌 또는 기업 IP 부서에서 활동하는 한인 변호사/변리사 등의 지식재산 전문가들로 구성된 협회이다.

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