유럽연합 지식재산청 (9):
상표의 상품/서비스의 범위와 관련된 부정여부 (1)

지난 글에서 상표의 상품과 관련한 식별력의 개념과 우리 기업이 18개의 상품을 최초 등록의도 하였으나 그 중 11개의 상품에 대하여 표장(Dual Edge)이 기술적(記述的, descriptive)이라는 이유로 부분 거절되어 나머지 8개의 상품만 최종 등록된 사례를 살펴보았다.

이번 글에서는, 상표는 상품/서비스(goods/services)와 함께 한다는 사실을 바탕으로, 지난 2020년 1월 유럽상표의 상품/서비스의 범위와 부정(bad faith) 이슈로 유럽 지재권 커뮤니티를 뜨겁게 달구었던 SKY V. SkyKick 사건(In Case C-371/18)을 소개하는데, 사건의 개요, 쟁점, 의견, 판단(판결) 내용들을 통해서 동 사건이 우리 기업에게 시사하는 바를 함께 알아보기로 한다.

먼저, 이 사건의 상표 간의 개요를 보면, 원고(이의신청인) SKY그룹(Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd)의 표장들을 표(表)로 정리하면 아래와 같고,

구분표장상품류 구분 (Nice classification)상표등록번호 (등록일)상표권자
1SKY
(도형상표)
9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42제3166352호 (12/09/2012)SKY그룹(유럽상표)
3SKY (문자상표)9, 16, 35, 37, 38, 41, 42제5298112호 (18/06/2015)SKY그룹(유럽상표)*
5SKY (문자상표)3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35제2500604호 (07/09/2012)SKY그룹 (영국상표)
(이 밖에 SKY그룹의 유럽상표 제3203619호, 제6870992호가 있고, 위 *제5298112호는 취소절차가 진행중에 있다).

피고(이 사건 출원상표 출원인) SkyKick Co.(SkyKick UK Ltd, SkyKick Inc.)의 표장은 아래와 같은데,

구분표장상품 (Nice classification)상표등록번호 (등록일)출원인
 SKYKICK (문자상표)9, 42제1295580호 (29/02/2016)SKYKICK, INC. (유럽상표)
(*Removed from the Register (opposed by Sky limited on 15/08/2016, Death on 02/11/2017) of the EUIPO).

양 상표는 표장이 유사(SKY V. SkyKick)하고, 지정상품/서비스업 또한 유사(상품류 구분 제9류의 컴퓨터 소프트웨어와 서비스업류 구분 제38류의컴퓨터 또는 컴퓨터 네트워크를 통해 정보/데이터에 액세스하고 검색하기 위한 컴퓨터 서비스업)하기 때문에 SKY그룹의 이의신청에 의해서 2016. 4. 14. 에 출원(국제상표등록출원, WIPO상표 기초) 되었던 SkyKick社의 상표가 2017. 11. 2. 에 등록거절 되었다(유럽지식재산청(EUIPO) 홈페이지 참조).

한편, SKY그룹은 SkyKick社가 자신들의 ‘클라우드 기반의 소프트웨어 서비스(클라우드 마이그레이션 및 클라우드 백업 서비스 포함)’를 사용하였다는 이유로 상표침해(infringement, passing off) 소송을 2016년 5월 영국법원(High Court of Justice (Chancery Division))에서 제기하였는데, 양 상표는 혼동 가능성이 있고, SkyKick社의 상품과 서비스에 ‘SkyKick’ 표장을 사용하는 것은 선등록상표 SKY의 명성을 침해하는 것이라고 주장하였다. 이에 대해서, 영국법원(Referring court)은 유럽최고사법재판소(CJEU)에 이 사건 해결을 위한 관련 법령(First Directive 89/104 등)에 대한 유권해석(Preliminary ruling)을 요청하였다.

이 사건의 주요 쟁점은 크게 두가지인데, 하나는 SKY그룹의 이 사건 등록상표의 지정상품(컴퓨터 소프트웨어’)이 명백히 불명확 또는 부정확하므로 (전체 또는 부분적으로) 무효 될 수 있는지 여부이고, 다른 하나는 SKY그룹의 상표출원 당시 이 사건 등록상표의 표장을 그 지정상품(‘컴퓨터 소프트웨어)에 대하여 사용의사 없이 선점하려는 부정(Bad faith)의 의도를 갖고 있었는지 여부이다(The case is quite complex but, in essence, SkyKick deny infringement and counterclaim for a declaration that the trade marks were invalidly registered, in whole or in part, on the grounds that: (i) the specifications of goods and services lack clarity and precision and (ii) the applications were made in bad faith). 결국, 위 쟁점들은 표장(‘SKY’)이 등록된 상품(‘컴퓨터 소프트웨어’)/서비스에 대하여 사용되지 않았고, 앞으로 사용될 것으로도 보이지 않는 것에 대해서 상표법이 상표권자에게 부여한 독점권을 부정(Bad-faith)을 이유로 무효 시킬 수 있는지 여부로 정리될 수 있다.

결국 소송의 최종 판결은 어떻게 확정되었을까? 최종 판결과 이에 대한 해설을 다음 호에서 알아보도록 한다.


하성태 심판관,
변리사, 법학석사, KDI 공공정책학 석사
소속: 한국 특허심판원 심판 3부,
(유럽지식재산청 심판원 파견근무, 2017년-2020년)
연락처: st5181@korea.kr


교포신문사는 유럽 및 독일에 거주·생활하시는 한인분들과 현지에 진출하여 경제활동을 하시는 한인 사업가들을 위해 지식재산 전문 단체인 “유럽 한인 지식재산 전문가 협회” [KIPEU, Korean IP (Intellectual Property) Professionals in Europe, 회장 김병학 박사, kim.bhak@gmail.com] 의 지식재산 상식을 격주로 연재한다.
연재의 각 기사는 협회 회원들이 집필한다. KIPEU는 지식재산 분야에서 한국과 유럽의 교류 및 협력 증진을 도모하는 것을 목적으로 하는 공익단체로서, 유럽내 IP로펌 또는 기업 IP 부서에서 활동하는 한인 변호사/변리사 등의 지식재산 전문가들로 구성된 협회이다.

1221호 16면, 2021년 6월 5일