IP 전문가 협회 KIPEU의 지식재산 상식 (41)

사례을 통해 알아보는 유럽공동체 등록디자인:

‘Chanel SAS vs Li Jing Zhou’ 사건 (3)

(지난 호에서 이어 집니다.)

한편, 정착된 케이스 법에 의하면, 유럽공동체 디자인의 독특성은 4단계의 심사단계

(a four-stage examination)를 거치는데, 여기에는

① 해당 디자인의 제품(또는 물품 분야)(the sector of the products to which the design is incorporated or to which it is applied),

② (디자인) 비교시, 통상의 지식을 가진 당업자에게 디자인의 목적에 부합하는 물품에 대한 참증으로서, (디자인에 대한 당업자의) 기술적 지식수준과 주의력 정도(to the informed user of those products in accordance with its purpose and, by reference to that informed user, the level of earlier technical knowledge and the degree of attention when making the comparison – direct where possible – of the designs),

③ 디자이너의 디자인 발전과정 중에서의 디자인(설계) 자유의 정도(the degree of freedom of the designer in developing the design)(디자이너의 자유의 정도는 디자인 물품의 유사여부 판단 시 디자인 유사범위 폭을 결정하게 되는 중요한 판단기준이 되는데, 자유도가 높은 경우(창작성이 높은 경우) 디자인 사이의 지배적 특징이 다르게 판단되는 경우가 많다),

④ 당해 디자인들 간의 비교시, 공중에 놓인 선행디자인과 이 사건 등록디자인(여기서는 등록디자인)이 통상의 지식을 가진 당업자에게 주는 전체적인 인상, 물품의 분야 및 디자이너의 개발의 자유도(the comparison of the designs at issue, taking into account the sector concerned, the degree of freedom of the designer and of the overall impressions produced on the informed user by the contested design and any other earlier design which is public) ((judgment of 7 November 2013, Budziewska v OHIM . Puma (Bedulin ino), T- 666/11, not published, EU: T: 2013: 584, paragraph 21)와 같은 요소들에 대한 심사로 디자인의 독특성 여부를 판단하게 된다.

이상의 유럽공동체 디자인의 신규성(novelty) 및 독특성(individual character)의 개념에 대한 이해를 바탕으로, 이러한 판단기준이 적용된 최근의 케이스(Case No. T-57/16, R2346/2014-3)를 살펴보기로 하는데, 사건의 기초사항을 보면 아래와 같다.

원고(무효신청인): Chanel SAS
피고: European Union Intellectual Property Office(EUIPO)
디자인출원일자/공고일자/등록번호: 30 March 2010/5 May 2010/1 689 027-0001
디자인 물품: 로카르노 협정에 따른 물품류 제32류의 ‘장신구(Ornamentation)’
디자인 등록권리자(피신청인): Li Jing Zhou(residing in Fuenlabrada(Spain)),
Golden Rose 999 Srl, established in Rome(Italy)(공동권리자)
이 사건 등록디자인 (RCD)
(Li Jing Zhou, Golden Rose)
선행디자인
(Chanel SAS의 프랑스 등록상표)

사건의 요지를 살펴보면,

1) 무효신청인 ‘Chanel SAS’는 2013. 12. 4.자에 유럽지식재산청 취소 심사부(Cancellation Division of EUIPO)를 상대로 이 사건 등록디자인(RCD)은 1989년부터 프랑스에서 등록받아 사용 중인 신청인 상표의 모노그램(monogram)과 극히 동일, 유사할(the contested design was highly similar and almost identical to its own monogram)뿐만 아니라 독특성이 결여(lacked individual character)된 디자인이므로, 유럽공동체 디자인규정 제5조 및 제6조(Article 5, 6 of Regulation No 6/2002)에 해당한다는 사유로 무효신청(declaration of invalidity of the contested design)을 제기하였다.

2) 유럽지식재산청 취소 심사부(Cancellation Division of EUIPO) 2014. 7. 15.에 이 사건 등록디자인의 신규성에 관하여서는, 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 차이는 사소한 것이 아니라고(not negligible) 판단하였고, 독특성에 관하여서는 이 사건 등록디자인이 당업자들에게 주는 전체적인 인상과 선행디자인이 주는 전체적인 인상이 서로 다르다는 이유로 이 사건 무효신청을 기각하는 결정을 하였다

(As regards the novelty of the contested design, the Cancellation Division found, in essence, that the differences between the designs at issue were not negligible. As regards individual character, the Cancellation Division found that the contested design produced an overall impression on informed users which differed from that produced by the earlier design).

(다음 호에 계속)

교포신문사는 유럽 및 독일에 거주생활하시는 한인분들과 현지에 진출하여 경제활동을 하시는 한인 사업가들을 위해 지식재산 전문단체인 “유럽 한인 지식재산 전문가 협회” [KIPEU, Korean IP (Intellectual Property) Professionals in Europe, 회장 김병학 박사, kim.bhak@gmail.com] 의 지식재산 상식을 격주로 연재한다. 연재의 각 기사는 협회 회원들이 집필한다.
KIPEU는 지식재산 분야에서 한국과 유럽의 교류 및 협력 증진을 도모하는 것을 목적으로 하는 공익단체로서, 유럽내 IP로펌 또는 기업 IP 부서에서 활동하는 한인 변호사/변리사 등의 지식재산 전문가들로 구성된 협회이다.

********

저자: 하성태 심판관, 변리사, 법학석사, KDI 공공정책학 석사

소속: 한국 특허심판원 심판 11부, (유럽지식재산청 심판원 파견근무(2017년-2020년))

연락처: st5181@korea.kr

1235호 15면, 2021년 9월 17일