사례을 통해 알아보는 유럽공동체 등록디자인:
‘Chanel SAS vs Li Jing Zhou’ 사건 (4)
(지난 호에서 이어 집니다.)
3) 신청인은, 위 결정에 불복하여 유럽지식재산청 심판원(EUIPO BoA)을 상대로 위의 결정취소심판 청구를 하였고, 심판원은 2015. 10. 18.에 신규성에 관하여서는, 이 사건 등록디자인은 명백히 샤넬의 모노그램과 동일하지 않을 뿐만 아니라 양 디자인 사이의 차이점이 실체 없는 사소한 것(immaterial details)으로 분류될 수 없는 것이므로 이 사건 등록디자인은 신규한 것으로 판단하였다.
이어서 독특성에 관하여서는, 이 사건 등록디자인에 대한 ‘통상의 지식을 가진 당업자(the informed user)’ 수준을 이 사건 등록디자인을 다른 물품들의 ‘장신구(ornamentation)’으로 인식할 수 있는 전문가나 최종사용자의 수준으로 보아 이 사건 등록디자인의 디자이너로서의 자유도를 매우 높은 것으로 판단하였다. 결국, 심판원(BoA)은 양 디자인이 당업자들에게 주는 전체적인 인상이 서로 다른 것으로 판단하여 이 사건 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
4) 신청인은, 위 심결에 불복하여 일반법원(General Court)을 상대로 위의 심결취소 소송을 제기하였고, 법원(General Court)은 2017. 7. 18.자 판결에서 이 사건 등록디자인이 적용, 의도하는 물품의 속성(The nature of the product to which the contested design is intended to be applied) 및 양 디자인의 전체적인 인상의 비교(The comparison of the overall impressions produced by the designs)와 같은 중요한 쟁점들에 대한 판단을 하였는데, 먼저 “양 디자인이 사용되고 있는 물품은 ‘장신구’인데, 이 사건 등록디자인(피청구인)은 물품이 사용되는 목적 및 기능에 대한 정보를 제출하지 않았다.
그런데, ‘장신구’의 다른 물품에서의 쓰임새가 다양한 점(the contested design represents ornamentation in Class 32, which is capable of being applied to a vast number of products)(Paragraph 50), (디자인의) 전체적인 인상을 판단할 때 그 물품의 사용(태양)(the overall impression must necessarily be determined taking into account the use of the product in question)(Paragraph 52) 등이 디자인의 유사여부 판단 시 고려되어야 하는데, 이러한 사정을 바탕으로 심판원은 양 디자인의 전체적인 인상이 상이하다고 판단하였다. 그러한 결정은 양 디자인의 중앙 부분의 차이점 즉, Ⓐ 이 사건 등록디자인은 ‘마주보는 2개의 ‘3’으로 구성된 것에 비해, 샤넬 모노그램은 ‘마주보는 2개의 ‘C’로 구성된 점, Ⓑ 이 사건 등록디자인은 선이 약간 두텁고 끝나는 지점이 수평의 활(bow)을 나타내는 것에 비해, 샤넬 모노그램은 수직의 타원형 중앙 공간을 가진다는 점, Ⓒ 이 사건 등록디자인은 무한대 심벌을 갖는데 비해, 샤넬 모노그램은 한 타원으로 비유되는 점 등을 기초로 하고 있는 바, 이러한 차이점들은 통상의 지식을 가진 당업자들에게 지배적인 특징(fundamental characteristic)으로 기억되는 것(Paragraph 54)”이라고 하면서 심판원의 판단을 일부 지지하는 듯 한 설시를 하였다.
그런데, 법원(General Court)은 위 내용과 달리, “두 디자인의 중심부에 차이가 있다 하더라도, 이 사건 등록디자인의 윤곽과 전체적인 인상을 상당부분 결정하는 외곽부(the outer parts)가 선행디자인과 극히 유사하거나 거의 동일하기 때문에 (양 디자인의) 전체적인 인상이 다르지 않다는 사실이 존재하고(the fact remains that the overall impression is not different, since the outer parts, which considerably determine the outline and overall impression produced by the designs at issue, are highly similar and almost identical), 더욱이, (양 디자인의) 중앙부분에 있어서 비록 약간의 차이가 있다 하더라도, 양 디자인은 디자인 전체 이미지에 용해되는 유사한 타원형의 형상들로 구성되어 있으며(both consist of similar oval shapes which dissolve into the overall image of the designs), 특히, 이 사건 등록디자인의 중앙 부분은 샤넬 모노그램의 하나의 타원과 유사한 2개의 타원으로 구성되어 있다(the central part of the contested design consists of two ellipses which are similar to the single ellipse in the Chanel monogram). 이러한 차이는, 이 사건 등록디자인이 다양한 크기와 방향에서 90도 각도의 다양성을 갖고 사용될 수 있기 때문에 통상의 지식을 가진 당업자에 의해서 인지되지 않을 가능성이 크다(Those differences are particularly unlikely to be noticed by the informed user because it is possible to use the contested design with a 90 degree variation in orientation and in various sizes)(Paragraph 55). 그리고 이 사건 등록디자인의 물품은 ‘장신구’인데, 이러한 장신구는 광범위한 제품에 적용될 수 있어 그 용도를 결정하는 것이 사실상 불가능하여 이에 대한 정치한 분석이 필요하다(Paragraph 58).
따라서 이 사건 등록디자인의 창작자의 높은 창작도 및 다양한 물품에 그 디자인이 응용(사용)될 수 있는 자유도의 관점에서, 양 디자인의 차이점은 통상의 지식을 가진 당업자에게 서로 다른 전체적인 인상을 주지 않을 것이다”라고 하여 양 디자인은 전체적인 인상이 서로 유사하다는 내용의 판시를 하여 이 사건 심결취소소송에서 원고의 주장을 인용하는 판결을 하였다.
정리하건대, 위 법원(General Court)의 판결이 우리에게 주는 유럽 디자인에 대한 독특성 판단요건에 대한 시사점은(그런데, 양 디자인의 전체적인 인상이 다르다고 판시한 뒤에, 구체적인 비교요소들을 설명하면서 비유사하다고 갑작스럽게 판결문의 흐름이 바뀌는데(Paragraph 55), 판단에 수긍하기 어려운 부분이 있기도 하다), 대비되는 디자인들 사이의 유사여부를 판단할 때, 단순히 양 디자인의 전체적인 인상의 동일•유사여부만을 보는 것이 아니라 디자인이 사용되는 물품의 속성(nature), 시장에서 해당 디자인 물품의 사용(use) 태양, 이를 사용하는 소비자(여기서는 통상의 지식을 가진 당업자(informed user))의 수준, 해당 디자인 물품이 발전되는 분야에서의 디자이너의 디자인 자유의 정도(기존 물품으로부터 흔히 만들어질 수 있는 부분 이외의 다른 부분에서의 창작성 또는 그러한 부분으로부터의 결합으로 인하여 새롭게 디자인되는 물품의 창작성의 정도) 등을 종합적(synthetic)으로 고려하여 판단하고 있다는 점인데, 유럽에서의 디자인 출원, 등록 및 보호 전략이 계획될 때 이러한 판단요소들에 대한 함의를 되새겨 볼 필요가 있다.
그리고 등록된 EU 회원국(여기서는 프랑스)의 상표를 바탕으로 유럽공동체등록디자인에 대한 무효신청이 제기되는 위 사례와 같이 상표와 디자인 사이에 저촉, 갈등관계(the conflict between trademark and design)가 발생할 수 있는데, 동 이슈는 현재 유럽 상표•디자인 분야에서 뜨거운 논쟁거리 중의 하나로 자주 논의되고 있다. 이러한 유럽의 상표, 디자인 트렌드 또한 우리 (기업 등)에게 시사하는 바가 크다 할 수 있는데, 이에 대한 연구와 준비도 필요하다.
저자: 하성태 심판관,
변리사, 법학석사, KDI 공공정책학 석사
소속: 한국 특허심판원 심판 11부,
(유럽지식재산청 심판원 파견근무, 2017년-2020년)
연락처: st5181@korea.kr
1237호 16면, 2021년 10월 1일