유럽연합 지식재산청 (7): 우리 기업의 유럽상표 일부등록 사례 (1)
지난 글에서 유럽상표(EUTM)의 식별력에 대해서 소개하였다. 이번 글에서는 앞서의 유럽상표의 식별력에 대한 이해를 바탕으로, 상표는 왜 상품(서비스)과 운명을 같이 하는지, 그래서 상표 심사(또는 심판)는 궁극적으로 상품(서비스)의 문제(Backbone of Trademark examination)가 되는지를 우리 기업의 유럽상표 실제 등록사례에 비추어 살펴본다.
2018. 12. 11.에 유럽에서 비즈니스를 영위하는 우리의 한 기업이 유럽지식재산청(EUIPO)에 상표등록 받은 상표와 지정상품을 보면, 표장은 ‘ Dual Edge ’이고, 그 사용이 허락된 지정상품은 국제상품류(Nice Classification) 구분 제9류의 지정상품 중 ‘오디오 컴포넌트(Audio components); 응용 소프트웨어(Application software); 휴대전화용 소프트웨어(Software for mobile phones); 이동식 휴대전화기충전기(Portable mobile phone chargers); 헤드폰(Headphones); 이어폰(Earphones); 무선 헤드폰(Wireless headphones)’ 7 개다.
그런데, 당초 우리 기업이 이 사건 등록상표와 함께 등록의도한 상품은 모두 18개로 나머지 등록받지 못한 상품을 보면, ‘Smart phones(스마트폰); portable communications apparatus(휴대용 통신 장비); monitors for computers(컴퓨터용 모니터); monitors for commercial purposes(상업용 모니터); apparatus for recording(녹음 장치), transmission or reproduction of sound and images(음향 및 이미지의 전송 또는 재생을 위한 장치); television receivers (TV sets)(TV 수신기(TV 세트)); wearable smart phones(착용 스마트폰); cases for mobile phones(휴대용 전화기 케이스); stands for mobile phones(휴대용 전화기 거치대); stylus for smart phones(스마트폰용 스타일러스)’ 11개이다. 왜 ‘ ’ 표장의 보호(또는 사업)범위를 넓힐 수 있는 사업상 중요한 위의 나머지 지장상품 11개는 등록받지 못했을까? 이하에서 그 이유를 유럽지식재산청 심사국(Operation Department)의 심사단계, 유럽지식재산청 심판원(Board of Appeal)의 심판단계, 유럽의 일반법원(General Court)의 판결에서의 판단으로부터 찾아보자.
2015. 8. 12.에 우리 기업은 유럽지식재산청을 상대로 위의 표장에 18개의 상품을 지정하여 상표출원(출원번호 014463178)을 하였다. 그런데, 상표심사관은 유럽상표법 Article 7(1)(b) (식별력 없는 표장) and 7(1)(c)(기술적(記述的) 표장)을 근거로 이 사건 출원상표의 위의 7개의 지정상품만을 등록결정하고, 나머지 11개의 상품에 대해서는 부분 거절(partially reject)을 하였다.
그 구체적인 거절사유는, 이 사건 출원상표의 표장 구성중 ‘Dual’은 ‘relating to or denoting two; twofold; double’의 뜻이고, ‘Edge’는 ‘the border, brim, or margin of a surface, object 등의 뜻을 갖고 있는데, 이 문자부분의 결합으로 인한 새로운 관념이 위의 11개의 지정상품과 관련하여 영어를 사용하는 유럽의 일반소비자들로 하여금 ‘시장에서 흔한 기술적(技術的) 특징’을 구현하는 ‘디스플레이 장치’ 또는 ‘모바일 폰’이라는 것을 바로 인식케 하기 때문이라고(the words ‘Dual Edge’ immediately inform consumers(중략) which incorporate a technical feature which is prevalent on the market) 판단하였다.
따라서 이 사건 출원상표는 위 11개의 지정상품과 관련하여 기술적(記述的, descriptive) 표장에 해당하므로 상품의 출처표시로서 식별력이 없다는 이유로 의견제출통지(잠정적 거절)되었다. 이에 대해 우리 기업은 이 사건 출원상표는 두 단어가 자의적으로 분리되지 않는 결합된 조어상표로서, 사전에도 없는 단순히 암시적 표장(The sign applied for is a coined term that cannot be artificially dissected into separate words and is not present in any dictionary. The expression is merely suggestive)이어서 위 11개 상품과 관련하여서도 식별력이 있는 표장이라고 주장하였으나, 받아들여지지 않고 2016. 3. 4.에 최종 거절결정 되었다.
위 거절결정에 대하여 우리 기업은 2016. 5. 3. 에 유럽지식재산청 심판원(BoA)을 상대로 다시 거절결정불복(Ex Parte) 심판청구를 제기하였는데(Case R 832/2016-2), 그 핵심적인 내용은 심사단계에서 주장한 내용과 크게 다르지 않다(“The term ‘Dual Edge’ is (중략) meaning, simply for this reason (and even under the wrong assumption that the words ‘Dual’ and ‘Edge’ are descriptive/non-distinctive), the relevant public will consider the contested mark as non-descriptive and a distinctive indicator of trade origin”).
이에 대해 유럽지식재산청 심판원은, “일반 소비자들이 이 사건 출원상표의 표장과 지정상품 사이의 관계를 직감적인 인식으로 확정하는데, 정신적 (연상)과정이 필요하지 않고(without the relevant public being required to undertake any mental steps, in order to ascertain the meaning of the mark applied for) (중략), 그 결과 상품의 특징(characteristic)을 설명하는 표장의 기술적(記述的) 의미가 소비자들에 의해서 바로 직감된다(As a result, the descriptive meaning of the expression, describing a characteristic of the goods will be immediately perceived by the relevant public).
그리고 이러한 사정은 시장에서 이 사건 출원상표와 유사한 표장과 지정상품이 실제 사용되고 있는 사례에 의해서도 확인된다(The above is further confirmed by the examples of actual use in the marketplace of expressions similar to the mark applied for, used for similar or identical goods)”라고 설시하면서 우리 기업의 이 사건 심판청구를 기각하는 심결을 2016. 9. 2.에 하였다. (다음 호에 계속)
하성태 심판관,
변리사, 법학석사, KDI 공공정책학 석사
소속: 한국 특허심판원 심판 3부,
(유럽지식재산청 심판원 파견근무, 2017년-2020년)
연락처: st5181@korea.kr
교포신문사는 유럽 및 독일에 거주, 생활하시는 한인분들과 현지에 진출하여 경제활동을 하시는 한인 사업가들을 위해 지식재산 전문단체인 “유럽 한인 지식재산 전문가 협회” [KIPEU, Korean IP (Intellectual Property) Professionals in Europe, 회장 김병학 박사, kim.bhak@gmail.com] 의 지식재산 상식을 격주로 연재한다. 연재의 각 기사는 협회 회원들이 집필한다.
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1217호 16면, 2021년 5월 7일