IPR 라이선스 (10): 라이선스 계약의 주요 조항
(지난 호에서 이어집니다.)
어려운 협상이 잘 진행되면, 드디어 구체적으로 라이선스 계약서 초안을 작성하게 됩니다. 이번 편에서는 라이선스 계약서는 이미 다룬 중요한 주제와 내용외에 어느 주요항목으로 구성되어 있는지 알아봅니다.
라이선스 계약 작성시 준수해야 할 법규는 ?
연재 80편에서 설명하였듯이, 독일법에는 라이선스에 관한 법적 조항 등을 일관성 있게 다루는 “라이선스 법” (Lizenzgesetz)은 따로 없습니다. “라이선스 계약” (Lizenzvertrag)도 독일법에 정의된 특정 계약유형도 아니지만, 각 IP 관련 법률에서 라이선스 계약이 기본적으로 가능하다고 언급되며, 이에 대한 몇 가지 규정들은 있습니다 (예: §15, 23 PatG, §30 MarkenG). 따라서 이러한 특정 라이선스 규정들과 함께 일반 채권관계 관련 법률들을 (Schuldverhältnisse, § 311 BGB) 준수하는 범위안에서 직접 선택한 계약상대자와 함께 계약자유의 원칙(“Prinzip der Vertragsfreiheit”) 에 따라 라이선스 계약을 자유롭게 작성하시면 됩니다. 다만, 라이선스 계약 내용에 따라 독일과 유럽의 경쟁법 위반으로 문제의 소지가 발생할 수 있는지 검토하시면서 내용을 작성하셔야 합니다: 라이선스 계약은 본질적으로 협력을 목적으로 하기에, 경쟁에 제한적인 영향을 미치기 때문입니다. 또한, 라이선스 사용자에게 지나치게 제한적인 규정들은 경쟁법이 허용하지 않습니다.
정의 조항 (Definitions; 독어: Definitionen)
라이선스 계약서 서두에서 자주 볼 수 있는 조항입니다. 계약서에 등장하는 중요한 용어의 정의를 한곳에 모아둔 부분으로, 향후 계약서의 해석에 근거가 될 수 있는 매우 중요한 부분입니다. 특히 기술적인 용어의 의미도 명확하게 규정해 놓아서 실시권의 기술적인 범위를 향후 해석할 때 근거가 될 수 있습니다. 뿐만 아니라, 실시권을 허용 받는 법인의 범위를 “계약 당사자와 당사자의 계열사(자회사)” 라고 자주 정하는데, “계열사” 혹은 “자회사” (affiliates, subsidiaries 독어: verbundene Unternehmen, Tochtergesellschaft) 등의 정확한 의미를 여기서 정의합니다.
보증과 면책 조항 (Warranty and Indemnification; 독어: Gewährleistung und Schadenersatz)
라이선스 제공자 측에서 책임지는 보증과 면책에 대한 내용입니다. 협의 결과에 따라 계약 특허권의 유효성 보증, 제3자 특허권에 대한 비침해 보증, 침해소송의 방어책임, 라이선스 사용자에 대한 면책 등이 포함될 수 있습니다. 특허 실시권 허용과 함께 기술정보도 (know how) 사용자에게 제공한다면, 합의에 따라 기술정보의 적정성 보증 및 부적정성에 의한 손해배상 책임도 규정할 수 있습니다.
분쟁해결 조항 (Settlement of Dispute; 독어: Streitbeilegung)
계약 당사자 간의 분쟁이 발생하면, 그에 대한 해결을 법정 소송으로 다룰 것인지, 아니면 중재로 할 것인지 미리 정하는 조항입니다. 분쟁 발생을 소송으로 다루기로 정한다면, 구체적으로 어느 나라의 어느 법정에서 소송을 진행할지 명시하는 것이 통상적인 관례입니다. 분쟁을 중재로 해결 하기로 한 경우, 계약서상 중재적격을 만족시키는 중재지/중재기관/중재규칙/
중재인수/중재언어/최종성 등 중재합의가 충분히 명시되어 있는 것이 바람직합니다.
경쟁법 관점에서 허용되는 제한적인 협의 사항
먼저 특허 라이선스 계약시 경쟁법 관점에서 문제가 되지 않는 사항들을 알아봅니다. 일반적으로는, 다음과 같은 제한적 합의는 허용됩니다:
- 일부 국가에서만 실시권 허용 (예: 특허권리자가 다수의 유럽국가에서 특허를 각각 등록하였으나, 영국과 프랑스에서만 실시권 허용)
- 일부 시장에서만 실시권 허용 (예: 일반적인 펌프에 관한 특허기술을 캠핑시장에만 허용하고, 자전거 용품 시장에는 사용을 금지한다)
- 제한적인 기간 동안만 실시권 허용 (예: 특허의 존속기간은 아직 10년 남았지만, 실시권 기간을 5년으로 제한한다)
- 특허기술의 실시 형태, 즉 사용권자가 특허권으로 보호 받는 행위 중 일부 행위만 실시 하도록 허용한다. (예: 특허권자의 허용 없이 특허품을 생산/제조 (herstellen), 제공 (anbieten), 시장에 출시 (in Verkehr bringen), 사용 (verwenden) 또는 이러한 목적으로 수입 (einführen) 하거나 소유 (besitzen) 하는 모든 행위는 독일특허법 (§ 9 Nr.1 PatG)에 따라 금지되어 있다. 실시권자에게는 생산/제조 등만 허용하고, 수입은 금지한다)
- 사용권자는 특허품 생산에 필요한 원재료나 소재를 오직 라이선스 제공자로부터 구매할 의무가 있다 (예: 원하는 품질을 유지하기 위해 이러한 조치가 유일한 방법인 경우)
경쟁법 관점에서 문제가 되는 제한적인 협의 사항
다음은 경쟁법 관점에서 라이선스 계약시 문제가 되는 협의 사항입니다:
- 특허권이 없는 국가에 특허품 수출 금지 (예: 특허권리자가 다수의 유럽국가에서 특허를 각각 등록하였으나, 미국 특허는 보유하지 않지만 미국에 수술을 금지한다)
- 특허품 가격을 설정함 (예: 사용자가 생산한 특허품을 라이선스 계약에 설정한 가격으로 판매하도록 규정한다)
저자: 김병학 독일 및 유럽 변리사,
물리학 박사, 법률학 석사 (LL.M.), 경영학 석사,
핵심분야: IPR 사업화, 라이선싱
거주지: 독일 슈트트가르트, 소속: ROBERT BOSCH
연락처: kim.bhak@gmail.com, byong-hak.kim@de.bosch.com
(다음 호에서 이어집니다.)
1325호 16면, 2023년 8월 4일