IP 전문가 협회 KIPEU 의 지식재산 상식 (9)
특허와 영업비밀

새로운 기술을 개발했을 때 보호 받을 수 있는 수단으로 대표적인 것이 특허 및 영업비밀보호제도이다. 특허란 새로운 기술을 공개한 대가로 국가가 일정 기간 동안 부여하는 독점배타적 권리라 정의할 수 있다. 반면에 영업비밀로 보호받기 위해서는 말 그대로 비밀로 유지될 것이 요구된다. 이외에도 특허와 영업비밀 간에는 여러 측면에서 대비되는데 이하에서 살펴보고자 한다.

1. 보호대상

특허로 보호 받을 수 있는 것은 발명이다. 발명은 쉽게 말해 “기술적 아이디어”라 정의할 수 있다. 컴퓨터/네트워크 기술을 통해 구현된 영업 방법(Business Method, “BM”) 또한 특허를 받을 수 있긴 하다. 그러나 BM특허라 하더라도 영업 방법 자체에 특허가 부여된다고 할 수는 없으며 영업 방법이 구현된 “컴퓨터/네트워크 기술”이 그 보호대상이라 보아야 한다.

영업비밀은 기술에 한정되지 않는다. 생산방법이나 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상 정보가 영업비밀이 될 수 있다.

2. 보호요건

발명을 특허로 보호 받기 위해서는 해당 발명의 구체적 내용을 공개해야 한다. 공개한다고 해서 아무렇게나 해서는 곤란하다. 특허출원이라고 하는 절차를 통해 각 국가별 특허청에 자신의 발명에 대해 특허를 부여해 줄 것을 요청하는 형식을 통해 공개해야 한다. 특허청에서는 출원된 발명이 법정 특허요건을 충족하는 경우에만 특허를 부여한다. 대표적인 특허요건은 발명이 “새로울 것(신규성)과 기존기술에 비해 진보할 것(진보성)”이다. 위에서 언급한 영업 방법과 관련된 발명의 경우 영업 방법이 구현된 “컴퓨터/네트워크 기술”이 신규성과 진보성 요건을 충족해야 특허를 받을 수 있다.

영업비밀은 특허와 달리 특별한 등록 절차를 거칠 필요가 없다. 영업비밀에 해당되는지는 분쟁이 발생했을 때 법원에 의해 판단된다. 2019년 4월 26일부터 시행된 독일의 영업비밀보호법 (Geschäftsgeheimnisschutzgesetz) 제2조 제1호에 따르면 영업비밀로 인정받기 위해서는 1) 공공연히 알려져 있거나 쉽게 접근 가능하지 아니할 것(“비공지성”), 2) 권리자가 비밀유지를 위해 합리적인 조치(reasonable steps)를 취해 왔을 것(“비밀 관리성”), 3) 비밀 유지에 있어 적법한 이익(legitimate interest)이 있을 것(“적법성”)이라는 요건들이 충족되어야 한다.

3. 보호기간

특허는 특허출원일로부터 20년 동안만 보호된다. 이에 반해 영업비밀은 위에서 말한 요건들만 충족된다면 기한의 제한 없이 보호받을 수 있다. 대표적인 영업비밀이라 할 수 있는 코카콜라 제조방법의 경우 100년 이상 영업비밀로 유지되고 있다.

4. 침해 판단방법

특허 침해의 경우 침해자가 특허기술을 모방하지 않고 독자적으로 개발하였다 하더라도 동일한 특허기술을 사용한다면 침해가 성립한다. 반면에, 영업비밀 보호대상인 타인의 기술과 동일한 기술을 독자적으로 개발하여 사용하는 행위는 해당 영업비밀의 침해가 되지 않는다. 즉, 영업비밀의 권리자가 자신의 영업비밀을 보호 받기 위해서는 자신의 “영업비밀”을 타인이 “빼가서” 사용했다는 것을 입증해야 한다.

타인의 상품을 분해/분석하여 그 생산 방식을 알아낸 뒤 복제하는 역설계(reverse engineering)의 경우 그것이 특허청구범위에 포함되면 해당 특허의 침해가 된다. 영업비밀의 경우 역설계는 타인의 “영업비밀”을 “빼가는” 것이라 볼 수 있어 해당 영업비밀의 침해에 해당된다고 볼 수 있으나 독일의 영업비밀보호법 제3조 제1항은 예외적으로 침해로 판단하지 않는 경우를 규정하고 있다. 즉, 특정 상품이 공중이 이용 가능하게 제공되었거나 (publicly available) 비밀유지의무가 없는 타인이 해당 상품을 합법적으로 소유하게 된 경우 역설계 행위는 영업비밀의 침해가 되지 않는다.

5. 침해 시 구제방법

특허나 영업비밀 침해 시 구제방법은 큰 차이를 보이지 않는다. 권리자는 타인의 권리침해 시 법원을 통해 침해자에게 침해금지 및/또는 손해배상을 청구하거나(민사적 구제) 침해자에게 형사 처벌을 받게(형사적 구제) 할 수 있다. 2019년 4월 26일부터 시행된 독일의 영업비밀보호법은 영업비밀의 보호 정도를 특허에 버금가는 수준으로 업그레이드한 것으로 평가 받고 있다.

결어

타인에 의해 쉽게 모방될 수 있는 기술을 개발했다면 특허를 통한 보호를 고려하는 것이 바람직하다. 그러나 제조방법이나 요리방법 등과 같이 비밀 유지가 가능한 것이라면 영업비밀로 간직하는 것이 여러 측면에서 유리할 수 있다. 주의할 것은 무작정 비밀유지만 한다고 해서 영업비밀로 인정받을 수 있는 것은 아니라는 점이다. 위에서 언급한 바와 같이 영업비밀로 인정받기 위해서는 비공지성, 비밀 관리성, 적법성이라는 요건이 충족되어야만 한다. 각 요건별로 법률적 판단이 적용되어야 하는 것이기 때문에 영업비밀 보호를 꾀하고자 하는 개인이나 기업은 전문가와의 상담을 거쳐 영업비밀 관리 프로세스를 확립하고 지켜 나가는 것이 매우 중요하다 할 수 있다.


저자 장 시호
한국 변리사/미국 뉴욕주 변호사, sihochang@gmail.com
뮌헨 소재 Schmitt-Nilson Schraud Waibel Wohlfrom 특허사무소 근무

교포신문사는 유럽 및 독일에 거주.생활하시는 한인분들과 현지에 진출하여 경제활동을 하시는 한인 사업가들을 위해 지식재산 전문단체인 “유럽 한인 지식재산 전문가 협회” [KIPEU, Korean IP (Intellectual Property) Professionals in Europe, 회장 김병학 박사, kim.bhak@gmail.com] 의 지식재산 상식을 격주로 연재한다. 연재의 각 기사는 협회 회원들이 집필한다.
KIPEU는 지식재산 분야에서 한국과 유럽의 교류 및 협력 증진을 도모하는 것을 목적으로 하는 공익단체로서, 유럽내 IP로펌 또는 기업 IP 부서에서 활동하는 한인 변호사/변리사 등의 지식재산 전문가들로 구성된 협회이다.

2020년 5월 15일, 1171호 17면

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