지난 글에서 상표의 상품과 관련한 식별력의 개념과 우리 기업이 18개의 상품을 최초 등록의도 하였으나 그 중 11개의 상품에 대하여 표장(Dual Edge)이 기술적(記述的, descriptive)이라는 이유로 부분 거절되어 나머지 8개의 상품만 최종 등록된 사례를 살펴보았다.
이번 글에서는, 상표는 상품/서비스(goods/services)와 함께 한다는 사실을 바탕으로, 지난 2020년 1월 유럽상표의 상품/서비스의 범위와 부정(bad faith) 이슈로 유럽 지재권 커뮤니티를 뜨겁게 달구었던 SKY V. SkyKick 사건(In Case C-371/18)을 소개하는데, 사건의 개요, 쟁점, 의견, 판단(판결) 내용들을 통해서 동 사건이 우리 기업에게 시사하는 바를 함께 알아보기로 한다.
먼저, 이 사건의 상표 간의 개요를 보면, 원고(이의신청인) SKY그룹(Sky plc, Sky International AG, Sky UK Ltd)의 표장들을 표(表)로 정리하면 아래와 같고,
| 구분 | 표장 | 상품류 구분 (Nice classification) | 상표등록번호 (등록일) | 상표권자 |
| 1 | SKY (도형상표) | 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42 | 제3166352호 (12/09/2012) | SKY그룹(유럽상표) |
| 3 | SKY (문자상표) | 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 | 제5298112호 (18/06/2015) | SKY그룹(유럽상표)* |
| 5 | SKY (문자상표) | 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35 | 제2500604호 (07/09/2012) | SKY그룹 (영국상표) |
피고(이 사건 출원상표 출원인) SkyKick Co.(SkyKick UK Ltd, SkyKick Inc.)의 표장은 아래와 같은데,
| 구분 | 표장 | 상품 (Nice classification) | 상표등록번호 (등록일) | 출원인 |
| SKYKICK (문자상표) | 9, 42 | 제1295580호 (29/02/2016) | SKYKICK, INC. (유럽상표) |
양 상표는 표장이 유사(SKY V. SkyKick)하고, 지정상품/서비스업 또한 유사(상품류 구분 제9류의 ‘컴퓨터 소프트웨어’와 서비스업류 구분 제38류의 ‘컴퓨터 또는 컴퓨터 네트워크를 통해 정보/데이터에 액세스하고 검색하기 위한 컴퓨터 서비스업’)하기 때문에 SKY그룹의 이의신청에 의해서 2016. 4. 14. 에 출원(국제상표등록출원, WIPO상표 기초) 되었던 SkyKick社의 상표가 2017. 11. 2. 에 등록거절 되었다(유럽지식재산청(EUIPO) 홈페이지 참조).
한편, SKY그룹은 SkyKick社가 자신들의 ‘클라우드 기반의 소프트웨어 서비스(클라우드 마이그레이션 및 클라우드 백업 서비스 포함)’를 사용하였다는 이유로 상표침해(infringement, passing off) 소송을 2016년 5월 영국법원(High Court of Justice (Chancery Division))에서 제기하였는데, 양 상표는 혼동 가능성이 있고, SkyKick社의 상품과 서비스에 ‘SkyKick’ 표장을 사용하는 것은 선등록상표 SKY의 명성을 침해하는 것이라고 주장하였다. 이에 대해서, 영국법원(Referring court)은 유럽최고사법재판소(CJEU)에 이 사건 해결을 위한 관련 법령(First Directive 89/104 등)에 대한 유권해석(Preliminary ruling)을 요청하였다.
이 사건의 주요 쟁점은 크게 두가지인데, 하나는 SKY그룹의 이 사건 등록상표의 지정상품(‘컴퓨터 소프트웨어’)이 명백히 불명확 또는 부정확하므로 (전체 또는 부분적으로) 무효 될 수 있는지 여부이고, 다른 하나는 SKY그룹의 상표출원 당시 이 사건 등록상표의 표장을 그 지정상품(‘컴퓨터 소프트웨어’)에 대하여 사용의사 없이 선점하려는 부정(Bad faith)의 의도를 갖고 있었는지 여부이다(The case is quite complex but, in essence, SkyKick deny infringement and counterclaim for a declaration that the trade marks were invalidly registered, in whole or in part, on the grounds that: (i) the specifications of goods and services lack clarity and precision and (ii) the applications were made in bad faith). 결국, 위 쟁점들은 표장(‘SKY’)이 등록된 상품(‘컴퓨터 소프트웨어’)/서비스에 대하여 사용되지 않았고, 앞으로 사용될 것으로도 보이지 않는 것에 대해서 상표법이 상표권자에게 부여한 독점권을 부정(Bad-faith)을 이유로 무효 시킬 수 있는지 여부로 정리될 수 있다.
결국 소송의 최종 판결은 어떻게 확정되었을까? 최종 판결과 이에 대한 해설을 다음 호에서 알아보도록 한다.
하성태 심판관,
변리사, 법학석사, KDI 공공정책학 석사
소속: 한국 특허심판원 심판 3부,
(유럽지식재산청 심판원 파견근무, 2017년-2020년)
연락처: st5181@korea.kr
교포신문사는 유럽 및 독일에 거주·생활하시는 한인분들과 현지에 진출하여 경제활동을 하시는 한인 사업가들을 위해 지식재산 전문 단체인 “유럽 한인 지식재산 전문가 협회” [KIPEU, Korean IP (Intellectual Property) Professionals in Europe, 회장 김병학 박사, kim.bhak@gmail.com] 의 지식재산 상식을 격주로 연재한다.
연재의 각 기사는 협회 회원들이 집필한다. KIPEU는 지식재산 분야에서 한국과 유럽의 교류 및 협력 증진을 도모하는 것을 목적으로 하는 공익단체로서, 유럽내 IP로펌 또는 기업 IP 부서에서 활동하는 한인 변호사/변리사 등의 지식재산 전문가들로 구성된 협회이다.
1221호 16면, 2021년 6월 5일