#95 – 특허 침해 제품에 대한 네덜란드에서의 국경간 보호 조치 (2)

IP 전문가 협회 KIPEU의 지식재산 상식 (95)
특허 침해 제품에 대한 네덜란드에서의 국경간 보호 조치 (2)
(Cross-border measurement)

(지난 호에서 이어집니다)

로테르담 법원

2021년 6월, 한화큐셀은 네덜란드 롱기무역회사를 상대로 로테르담법원에 대하여 네덜란드 롱기무역회사가 특허침해로 여겨지는 제품들을 다른 유럽 국가, 특히 한화큐셀이 특허권을 보유하고 있는 독일 등을 포함한 다수의 유럽 국가들로 반출하는 것을 막아달라는 소송을 제기하게 됩니다.

이 소송에서 가장 논란이 되었던 사안 중의 하나는 한화큐셀이 네덜란드에는 특허권이 없음에도 불구하고 과연 로테르담 법원이 이 소송에 대한 관할(Jurisdiction)을 갖고 있느냐는 점입니다.

이점에 대하여 로테르담 법원은 2021년 10월 1일, 판결문을 통해, i) 네덜란드 롱기무역회사는 네덜란드에 근거지를 두고 있으며, ii) 특허권이 유효하게 등록되어 있는 다른 유럽 국가들로 수출을 하고 있는 “불법적인 행위(unlawful acts)”가 네덜란드에서 이루고지고 있으므로Art. 35 Brussel I bis(참고: Recast Brussels regulation (Brussel I bis): Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters)를 근거로 로테르담 법원의 관할권을 인정하였습니다.

더 나아가 로테르담 법원은 한화큐셀의 손을 들어 주어 네덜란드 롱기무역회사의 이러한 행위를 금지하도록 하고 이를 어길 시에는 하루에 25,000 유로의 벌금(최대 5,000,000유로)을 한화큐셀에 지불하도록 하는 가집행을 명령하였습니다.

헤이그 항소 법원

위와 같은 로테르담 법원의 판결에 대하여 당연히 네덜란드 롱기무역회사는 헤이그 법원에 항소하였으나, 2022년 3월1일, 헤이그 항소 법원은 판결문을 통해 다시 한번 한화큐셀의 손을 들어 주었습니다.

헤이그 항소 법원은 더 나아가, 네덜란드 롱기무역회사는 해당 제품을 구매한 고객들에 대해 리콜 통지를 하면서 판매한 제품의 반환 및 이에 대한 환불을 명령하였고, 1심 (로테르담 법원) 및 2심(헤이그 항소 법원)에서 한화큐셀의 소송 비용의 일부에 해당하는 231,439 유로를 한화큐셀에 지불할 것을 명령하였습니다.

한편, 네덜란드 롱기무역회사는 한화큐셀의 특허에 대한 이의신청(opposition)에도 참여하여 해당 특허를 무효시키려 하였으나, 2023년 5월 24일에 취하서를 유럽특허청에 제출함으로써 한화큐셀의 특허를 무효화하려는 시도를 포기한 것으로 해석됩니다.

현재 특허침해에 대한 독일 법원의 최종 판단 및 유럽특허청에서의 해당 특허에 대한 무효 판단이 남아 있어서 이 결과에 따라 또다른 상황이 전개될 수 있으나 지금까지의 진행 상태만 보았을 때에는 비지니스 측면에서 한화에게 유리하다고 볼 수 있을 것입니다. (참고로 비록 네덜란드 롱기무역회사가 이의신청을 취하하기는 하였으나 다른 이의신청인들이 여전히 남아 있고 현재 본 이의신청은 심판 단계에 있기 때문에 실질적으로는 본 이의신청 분쟁이 계속되고 있다고 볼 수 있습니다. 또한, 필자의 개인적인 견해로는 독일 법원의 경우 바로 최종 판단을 내리기 보다는 이의신청 결과를 지켜보고 있는 듯합니다.)

결과적으로 한화큐셀과 네덜란드 롱기무역회사 간에 네덜란드에서의 법적 다툼을 살펴 보면 다음과 같은 두 가지 사항을 발견할 수 있습니다.

첫째, 소송 절차 진행 속도가 매우 빠르다는 것입니다. 2021년6월9일, 한화가 로테르담 법원에 처음 소송을 제기한 후 2022년 3월 1일에 헤이그 항소 법원 판결이 나기까지 불과 1년도 걸리지 않았다는 점입니다.

둘째, 비록 네덜란드에는 등록하지 않았더라도 다른 유럽 국가에 유럽특허를 유효하게 등록한 경우, 네덜란드 법원을 통해 관련 제품이 네덜란드로부터 유럽특허가 등록된 다른 국가로 이동하는 것을 방지할 수 있다는 점입니다.

2023년6월1일부터 새로운 단일 특허(Unitary patent) 제도가 도입되어 시행되고 있습니다. 따라서, 이러한 단일 특허를 확보하게 되면 네덜란드에서도 그 효력이 미치게 되므로 특허권자 입장에서는 위 첫번째 경우와 같은 세관 압류 조치를 통해 처음부터 상대방을 압박할 수 있습니다. 다만, 기존과 같은 전통적인validation 절차도 여전히 존재하므로 위 사례는 여전히 눈여겨 볼만하고 특허권자 및 특허 침해자로 예상되는 자 모두 각자의 비지니스 보호를 위해 위 사례를 염두해 두어야 할 것입니다.