IP 전문가 협회 KIPEU의 지식재산 상식
권리소진이란? 생소한 이 용어는 특정한 조건 아래에서 상표 소유자의 권리가 소멸하는 원칙을 의미합니다. 일반적으로 상표권자가 해당 권리물의 합법적인 유통을 통해 제3자의 상표의 사용, 판매 행위에 대해 더 이상 상표권을 행사할 수 없다는 원칙입니다.
먼저 상표권의 효력을 살펴보겠습니다. 상표권이란 제3자가 등록 상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 것을 금지케 하는 배타적 권리입니다. 그리고 속지주의 원칙에 의해 등록된 국가 또는 지역 내에서만 효력이 발생합니다.
다시 권리소진 원칙으로 돌아가서, 앞서 권리자 본인이 혹은 그의 동의하에 제3자가 권리물을 유통하였다면, 그 다음 유통시에는 권리자가 상표권을 행사할 수 없다고 말씀드렸는데요, 쉽게 해석하자면 권리자는 첫 판매의 권한은 가지고 있지만 재판매를 막을 권한은 없다는 의미입니다. 상표법상 권리자는 첫 유통을 통해 제공한 상품에 대한 대가를 취득했다고 보고 이를 통해 상표권이 소진되어 제3자의 상표 사용, 재판매 행위가 침해행위로 인정되지 않는다는 원칙입니다.
유럽연합(EU) 내에서의 상표권 권리소진 원칙은 EU 지적재산권(Directive 2008/95/EC)에 근거하여 규제되며, 다음과 같은 원칙에 따라 적용됩니다.
첫 번째 판매 후 소진: 상표권자가 유럽 경제 지역(EEA, European Economic Area)에서 해당 상표를 가진 제품을 처음 판매한 후에는, 그 상표권이 소진됩니다. 이는 해당 상표를 가진 제품에 대한 상표권자의 통제권이 소멸함을 의미합니다.
합법적 경로의 판매: 상표권자의 통제권이 소멸하려면 해당 제품이 합법적인 경로를 통해 시장에 유통되어야 합니다. 불법 복제품이나 위조품 등과 같이 합법적인 경로를 통해 유통되지 않은 제품은 상표권 소진의 적용 대상이 되지 않습니다.
지리적 범위: 유럽연합 내에서 상표권자가 판매한 제품에 대한 상표권 소진은 전체 유럽 경제 지역(EEA)에서 적용됩니다. 이는 한 회원국에서 판매된 제품이 다른 회원국으로 이동하더라도 상표권자의 통제권이 소멸한다는 것을 의미합니다. 하지만 EEA 가입국 이외의 제3국에서는 권리소진이 인정되지 않습니다.
유럽연합(EU)에서 상표권 소진과 관련된 유명한 판례 중 하나는 1998년 유럽연합법원의 “Silhouette International Schmied GmbH (이하 S사) & Co. KG vs. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (이하 H사)” 사건에 대한 판결(C-355/96)입니다.
이 판례의 주요 요점은 다음과 같습니다.
내부 시장 강화: 상표권자는 유럽연합의 내부 시장에서 자신의 상표를 통제할 수 있지만, 해당 제품이 EU 내에서 자유롭게 이동하고 거래될 때 상표권자의 권리는 제한될 수 있음을 나타냈습니다.
병행 수입: 본 판례는 병행 수입된 제품에 대한 상표권 소진의 범위에 대한 명확한 가이드 라인을 제공했습니다. 이는 제품이 어디에서 유래하든지 간에, 원 상표권자가 해당 제품을 합법적으로 판매한 경우에는 상표권이 소진될 수 있다는 것을 확인시켰습니다. 또한, EEA 지역소진 제도만을 채택할 수 있다고 판결하였습니다. 이는 모든 EU 회원국들은 EEA 지역소진 제도를 준수해야 하며 EEA 지역 외의 시장에서 출시되는 상품에 대해서는 권리소진이 발생하지 않는다는 것을 의미합니다.
소비자 보호: 상표권자의 권리와 소비자의 권리 사이의 균형을 유지하면서 상품의 다양성과 접근성 보장의 중요성을 강조하고 있습니다.
상표권자의 제어 권리 제한: 본 판례는 상표권자의 제품에 대한 절대적인 통제 권리를 제한하고, 상표권 소진의 원칙에 따라 한 번 제품이 시장에 유출되면 상표권자의 제어를 일부 제한한다는 점을 강조하고 있습니다.
저자: 김재욱 독일 변리사
자문/전문 분야: 특허 출원, 무효 소송 및 기계공학 (공작기계, 의료기계 등),
전자공학 (광학 측정법 등), 재료공학 (전기화학 등) 및 소프트웨어 분야의 침해소송
거주지: 독일 프랑크푸르트
소속: RGTH 특허사무소
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1361호 18면, 2024년 5월 3일