IP 전문가 협회 KIPEU 의 지식재산 상식 (17) 국제전시회 참가를 위한 IP 사전준비 조치 (2): 성공 사례 및 정리

3. 성공 사례

지난호의 항목 1에서 한국의 S사가 EUROSHOP 2014 참가를 위해 대응전략을 의뢰해 왔다는 사실을 언급했다. 실제 사안에서 항목 2에서 언급한 대응안들이 어떻게 적용 되었는지를 살펴보기로 한다.

• 전시회 참가를 위한 당소의 업무

1) 경쟁사의 관련 특허 조사

 독일 경쟁사의 총 120개의 특허 및 특허 출원 검토

 잠재적 특허 침해의 위험이 있는 3개의 관련 특허 선정

2) 감정서 및 FTO 분석 („Freedom-To-Operate“ 분석: 한국의 S사가 경쟁사 특허를 침해했는지 여부에 대한 의견) 제공

 3개의 FTO 분석 행해짐: 비침해 결론

3) 방어 서면 작성

 3개의 방어 서면 작성 : 포함 내용

 침해가 성립되지 않는다는 당소 의견

 독일 특허를 침해할 이유가 없다는 실: 한국 시장에서의 S사의 시장 점유율, 업계 1위 회사라는 사실의 적시

 가처분의 긴급성 조각 사유

4) 방어 서면의 해당 세관 및 법원 제출

 세관 제출

2014년 1월 30일, 전시 물품을 실은 컨테이너가 함부르크 항에 선적되었고, 2014년 1월 21일, 함부르크, 브레멘, 및 프랑크푸르트 세관과 뮌헨의 세관 중앙 지적재산권부에 방어 서면이 제출 되었다.

 법원 제출 (판사의 고려를 위해)

2014년 1월 22일, 함부르크 법원에 방어 서면이 제출되고, 2014년 2월 6일, 뒤셀도르프 지방 법원, 중앙 등록소 및 뒤셀도르프 행정법원에 방어 서면을 제출하였다.

 형사 조치와 관련 검찰에도 방어 서면 제출

2014년 2월 6일, 뒤셀도르프 검찰에 방어 서면을 제출하였다.

 변리사 및 변호사의 전시회 참석

2월 15일 부스 설치일, 2월 16일 개최일, 2월 17일 개최 후 첫 근무일에 변리사 및 변호사가 세관 및 법원을 통한 경쟁사의 공격을 방지하기 위해 전시회에 참석 하였다.

• 결과

지난 2번의 참가 시와 달리, 압류 없음.

 뒤셀도르프 세관이 독일 경쟁사의 요청에 의해 S사의 모든 제품을 다 열어 보았으나 제출된 방어 서면으로 인해 압류하지 않기로 결정했다.

 쇼핑 카트 하나가 (총 약 20개 중) 수 일간 압수되어 면밀한 조사를 받았지만 곧 전시회장으로 되돌아 왔다.

 쇼핑 카트 압수를 보건대는 경쟁사 측이 법원에 가처분을 제기했을 것으로 추측되나, 가처분 제기는 성공하지 못했다.

 만일 가처분 신청이 받아들여지지 않았다고 해도, 통상 상대방 당사자는 이에 관한 정보를 얻지 못한다.

4. 정리: 전시회 개최 이전에 준비할 것들

• 경쟁사의 지적 재산권에 대한 정보 수집

전술한 바와 같이, 가처분 등에 대한 가장 효과적인 대응책은 방어 서면의 작성인데, 방어 서면은 특정 기업의 특정 권리에 대해 작성되어야 한다. 따라서, 독일 내 전시회 참가를 준비하는 과정에서 특히 문제가 될 수 있는 경쟁사를 특정하고, 유사 권리에 대한 정보를 수집해 두는 것이 필요하다.

특히, 경쟁사가 전시회에서의 가처분을 자주 제기하는 지 여부를 파악할 필요가 있으며, 이와 같은 경우 방어 서면의 제출이 권유된다.

• 세관 및 법원에 방어 서면 제출

방어 서면이 작성 되었다면 전시회 개최 이전에, 세관이나 법원에 제출되어야 한다. 이 때, 참가 전시회와 관련 관할 법원이 어딘지 정보를 수집해 두어야 한다.

• 변호사 및 변리사를 박람회 개시 초기에 전시장에 참관시켜 만일의 사태에 기민하게 대응하는 것이 필요하다.

• 유럽에 지적 재산권을 확보해 두는 것도 장기적으로 도움이 된다. 그렇다면, 유럽과 타지역에서 특허권을 확보할수 있는 국제특허 및 유럽특허 출원제도와 절차를 다음호부터 알아보도록 하자.