
3. 성공 사례
지난호의 항목 1에서 한국의 S사가 EUROSHOP 2014 참가를 위해 대응전략을 의뢰해 왔다는 사실을 언급했다. 실제 사안에서 항목 2에서 언급한 대응안들이 어떻게 적용 되었는지를 살펴보기로 한다.
• 전시회 참가를 위한 당소의 업무
1) 경쟁사의 관련 특허 조사
독일 경쟁사의 총 120개의 특허 및 특허 출원 검토
잠재적 특허 침해의 위험이 있는 3개의 관련 특허 선정
2) 감정서 및 FTO 분석 („Freedom-To-Operate“ 분석: 한국의 S사가 경쟁사 특허를 침해했는지 여부에 대한 의견) 제공
3개의 FTO 분석 행해짐: 비침해 결론
3) 방어 서면 작성
3개의 방어 서면 작성 : 포함 내용
침해가 성립되지 않는다는 당소 의견
독일 특허를 침해할 이유가 없다는 실: 한국 시장에서의 S사의 시장 점유율, 업계 1위 회사라는 사실의 적시
가처분의 긴급성 조각 사유
4) 방어 서면의 해당 세관 및 법원 제출
세관 제출
2014년 1월 30일, 전시 물품을 실은 컨테이너가 함부르크 항에 선적되었고, 2014년 1월 21일, 함부르크, 브레멘, 및 프랑크푸르트 세관과 뮌헨의 세관 중앙 지적재산권부에 방어 서면이 제출 되었다.
법원 제출 (판사의 고려를 위해)
2014년 1월 22일, 함부르크 법원에 방어 서면이 제출되고, 2014년 2월 6일, 뒤셀도르프 지방 법원, 중앙 등록소 및 뒤셀도르프 행정법원에 방어 서면을 제출하였다.
형사 조치와 관련 검찰에도 방어 서면 제출
2014년 2월 6일, 뒤셀도르프 검찰에 방어 서면을 제출하였다.
변리사 및 변호사의 전시회 참석
2월 15일 부스 설치일, 2월 16일 개최일, 2월 17일 개최 후 첫 근무일에 변리사 및 변호사가 세관 및 법원을 통한 경쟁사의 공격을 방지하기 위해 전시회에 참석 하였다.
• 결과
지난 2번의 참가 시와 달리, 압류 없음.
뒤셀도르프 세관이 독일 경쟁사의 요청에 의해 S사의 모든 제품을 다 열어 보았으나 제출된 방어 서면으로 인해 압류하지 않기로 결정했다.
쇼핑 카트 하나가 (총 약 20개 중) 수 일간 압수되어 면밀한 조사를 받았지만 곧 전시회장으로 되돌아 왔다.
쇼핑 카트 압수를 보건대는 경쟁사 측이 법원에 가처분을 제기했을 것으로 추측되나, 가처분 제기는 성공하지 못했다.
만일 가처분 신청이 받아들여지지 않았다고 해도, 통상 상대방 당사자는 이에 관한 정보를 얻지 못한다.
4. 정리: 전시회 개최 이전에 준비할 것들
• 경쟁사의 지적 재산권에 대한 정보 수집
전술한 바와 같이, 가처분 등에 대한 가장 효과적인 대응책은 방어 서면의 작성인데, 방어 서면은 특정 기업의 특정 권리에 대해 작성되어야 한다. 따라서, 독일 내 전시회 참가를 준비하는 과정에서 특히 문제가 될 수 있는 경쟁사를 특정하고, 유사 권리에 대한 정보를 수집해 두는 것이 필요하다.
특히, 경쟁사가 전시회에서의 가처분을 자주 제기하는 지 여부를 파악할 필요가 있으며, 이와 같은 경우 방어 서면의 제출이 권유된다.
• 세관 및 법원에 방어 서면 제출
방어 서면이 작성 되었다면 전시회 개최 이전에, 세관이나 법원에 제출되어야 한다. 이 때, 참가 전시회와 관련 관할 법원이 어딘지 정보를 수집해 두어야 한다.
• 변호사 및 변리사를 박람회 개시 초기에 전시장에 참관시켜 만일의 사태에 기민하게 대응하는 것이 필요하다.
• 유럽에 지적 재산권을 확보해 두는 것도 장기적으로 도움이 된다. 그렇다면, 유럽과 타지역에서 특허권을 확보할수 있는 국제특허 및 유럽특허 출원제도와 절차를 다음호부터 알아보도록 하자.

남 경순 (한국 변리사, 유럽 변리사, 기계 공학 석사, 법학 석사), 베를린 거주
연락처 www.berlin-patent.net / nam@berlin-patent.net
교포신문사는 유럽 및 독일에 거주.생활하시는 한인분들과 현지에 진출하여 경제활동을 하시는 한인 사업가들을 위해 지식재산 전문단체인 “유럽 한인 지식재산 전문가 협회” [KIPEU, Korean IP (Intellectual Property) Professionals in Europe, 회장 김병학 박사, kim.bhak@gmail.com] 의 지식재산 상식을 격주로 연재한다. 연재의 각 기사는 협회 회원들이 집필한다.
KIPEU는 지식재산 분야에서 한국과 유럽의 교류 및 협력 증진을 도모하는 것을 목적으로 하는 공익단체로서, 유럽내 IP로펌 또는 기업 IP 부서에서 활동하는 한인 변호사/변리사 등의 지식재산 전문가들로 구성된 협회이다.
1187호 16면, 2020년 9월 18일