IPR 라이선스 (8): 라이선스 계약 유형
(지난 호에서 이어집니다.)
필요에 맞는 라이선스 계약 유형 선택
드디어 비밀유지계약서 (NDA, Non-Disclosure Agreement) 를 체결하였다면, 이제부터 본격적인 라이선스 협상이 시작됩니다. 협상을 하며 다루어야 할 주제와 항목들이 많이 있습니다. 라이선스 계약으로 로열티 수익창출에 도전하기 앞서, 먼저 회사의 전반적인 전략을 반영하여 라이선스를 통해 달성하기 위한 목표를 생각해 보고, 이에 따라 라이선스 계약시 유의해야 할 조항들이 무엇인지 정확히 인지 하시는 것이 중요합니다. 특히, 각 상황에 따라 맞는 라이선스 종류를 유의하여 선택하셔야 합니다.
모든 특허 라이선스 유형에 동일하게 적용되는 핵심 사항은, 라이센서인 특허권리자가 라이선스 계약으로 사용권자에게 실시권을 허용하는 조항입니다. 실시권이란 특허권자 이외에 제3자가 특허발명을 사용(실시)할 수 있는 권리를 뜻합니다. 하지만, 실시권의 범위는 라이선스 유형 또는 계약 세부 규정에 따라 많은 차이가 있을 수 있습니다. 연재 75편에 언급하였던 라이선스 유형의 각 장단점들을 추가로 설명하며, 라이선스 유형 결정에 도움이 되는 질문들을 정리해 봅니다.
통상실시권 계약 (non-exclusive license, 독어: einfache Lizenz, nicht-exklusive Lizenz):
독점이나 배타성 없이 단순히 특허기술을 실시할 수 있는 권리를 부여하는 계약입니다. “비독점 라이선스”라고도 합니다. 라이선스 제공자, 즉 특허 권리자 입장에서는 다수에게 통상실시권을 부여할 수 있습니다. 따라서 동일한 특허로 인해 다수의 사용권자로 로열티를 받을 수 있는 것이 장점입니다. 물론 특허 권리자도 자사의 특허기술을 계속 실시할 수 있습니다.
그렇다면 왜 특허권리자가 직접 특허기술을 실시하여 특허품을 생산하는 경우에도 타사에게도 (심지어는 다수의 타사에게) 특허기술 라이선스를 허용하는 것 일까요? 계약에 라이선스의 범위를 잘 설정하면 라이선스 제공자와 실지권자들의 사업 영역이 중첩되는 상황을 충분히 면할 수 있기 때문입니다. 간단한 예로, 실시권을 국가별 혹은 시장별로 제한할 수 있어, 특정 국가 혹은 특정 사업 영역에서만 실시권을 허용하는 것 입니다. 특허권자는 독일시장에서 특허품을 판매하고, 타 국가에서는 직접 사업하기 어렵다면, 실시권자에게는 영국시장에서 사업하도록 실시권을 부여하여, 직접 영국에서는 사업활동이 없지만 로열티 수익은 창출할 수 있습니다. 물론 이런 경우에서는, 특허권자는 독일특허와 영국특허를 모두 보유하고 있어야 가능합니다.
또한, 같은 독일이지만, 각각 다른 시장에서 특허권을 실시하도록 설정할 수도 있습니다. 가령, 자전거 회사가 기존의 자전거 펌프 보다 더 효과적인 펌프를 개발하여 해당 펌프기술에 대한 특허를 보유하고 있는 상황에서, 특허를 받은 펌프기술이 자전거용 펌프뿐만 아니라 캠핑용 펌프에도 적용될 수도 있다면, 실시권을 캠핑용 펌프에 제한하여 허여 하면, 실시권자는 자전거 용품 시장이 아닌 별도의 시장에서 제품을 출시하기에 실제적인 경쟁자가 아닙니다.
전용실시권 계약 (exclusive license, 독어: ausschließliche Lizenz):
부여하는 실시권의 범위가 최대의 효력을 발휘하는 유형의 라이선스 계약입니다. 간단하게 “독점 라이선스” 라고도 하는 이 계약으로 전용실시권자는 특허발명을 독점, 즉 배타적으로 실시할 수 있는 권리를 갖게 됩니다. 라이선스 제공자는 전용실시권자 이외에 다른 타사에게는 라이선스를 허용할 수 없는 것은 물론이고, 심지어는 특허권자도 특허발명을 전용실시권 계약을 체결한 후 더 이상 실시할 수 없습니다.
뿐만 아니라, 전용실시권자는 통상적으로 타인이 특허권을 침해하였을 경우 침해의 금지와 손해배상을 직접 청구할 수 있습니다. 이 뜻은, 특허권자의 의도나 입장과 상관없이 특허권자의 특허를 기반으로 특허침해 소송이 발생할 수 있다는 사실입니다.
이러한 상당한 권리를 허용하는 전용실시권 계약이 라이센서 입장에서는 무엇이 장점이라고 볼 수 있으까요? 먼저, 전용실시권 계약의 경우, 독점적인 권리 보장의 가치를 반영하여 특허권리자는 통상적으로 통상실시권 계약과 비교하면 더 높은 로열티를 요구할 수 있습니다. 상황에 따라, 전용실시권에 의한 (즉, 한 건의 계약에 의한) 로열티가 다수의 통상실시권에 의한 합산한 로열티보다 더 높은 고액일 수 있습니다. 또한, 협상을 여러 차례 걸쳐서 다수의 라이센시와 진행할 필요성이 없는 것도 매우 편리합니다.
법적효력 발생요건에 관련하여서는, 한국에서는 전용실시권은 반드시 한국특허청에 등록을 하여야만 효력이 발생합니다. 이와는 달리, 독일에서는 독일특허법(Patentgesetz § 30 Abs. 4)에 따라 전용실시권 제공자와 수령자 동의하에 등록은 가능하나, 의무적이지는 않습니다. 즉, 등록여부와 상관없이 전용실시권 계약 체결시 효력이 발생합니다. 유럽특허청도 독일특허법과 유사한 규정을 적용하고 있습니다 (Implementing Regulations, Rule 24).
반독점적 실시권 계약 (sole license, 독어: Alleinlizenz, alleinige Lizenz): 전용실시권과 통상실시권의 중간 형태로서, 라이선스 제공자와 라이선스 수령자 모두 해당 특허기술을 실시할 수 있도록 허용하되, 그 외에는 추가 실시권자가 허용되지 않는 라이선스 계약입니다. 이러한 맥락에서 완화된 전용실시권 계약이라고도 볼 수 있습니다.
특허권자가 오로지 사용권자 한 상대에게만 실시권을 허용하면서 로열티를 높이되, 자사도 해당 특허기술을 실시하여 관련 사업을 계속 유지하고 싶거나, 사업 가능성을 열어두고 싶은 경우, 적절한 라이선스 유형입니다. 실시권자가 특허침해자로 간주되는 타인을 직접 소송할 수 있는 권리(소송권)가 없는 것도 라이센서에게는 유리합니다.
(다음 호에서 이어집니다.)
저자: 김병학 독일 및 유럽 변리사,
물리학 박사, 법률학 석사 (LL.M.), 경영학 석사,
핵심분야: IPR 사업화, 라이선싱
거주지: 독일 슈트트가르트, 소속: ROBERT BOSCH
연락처: kim.bhak@gmail.com, byong-hak.kim@de.bosch.com
1321호 16면, 2023년 7월 7일